(Foro Nacional de Arbitraje)
DECISIÓN
Joseph G. Canepa v. Marti Manent Gonzalez
Demanda número: FA1207001453562
LAS PARTES
El Demandante es Joseph G. Canepa (el “Demandante”). El Demandado es Marti Manent Gonzalez (el “Demandado”).
REGISTRADOR Y NOMBRE DE DOMINIO EN DISPUTA
El nombre de dominio objeto de disputa es <elabogado.com> registrados con el Nominalia Internet S.L.
GRUPO ADMINISTRATIVO DE EXPERTOS
El abajo firmante certifica que actúa independiente e imparcialmente y que dentro de su conocimiento, su posición de miembro del presente Grupo Administrativo de Expertos no se encuentra en conflicto de intereses con el presente procedimiento.
Fernando Triana como miembro del Grupo Administrativo de Expertos.
ANTECEDENTES DE HECHO
El 16 de julio de 2012, el Demandante presentó una Demanda ante el Foro Nacional de Arbitraje mediante comunicación electrónica. En la citada Demanda, el Demandante eligió proceder mediante comunicación electrónica de conformidad con el nuevo Reglamento de Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (el “Reglamento”) y con el nuevo Reglamento Adicional del Foro para la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (“Reglamento Adicional”), a través de la presentación de un formulario “opt-in” (de aceptación) disponible en la página de Internet del Foro.
El 18 de julio de 2012, el registrador Nominalia Internet S.L. confirmó mediante correo electrónico enviado al Foro Nacional de Arbitraje que el Dominio <elabogado.com> está registrado con Nominalia Internet S.L., y que el Demandado figura como el registrante de dicho Dominio. Asimismo, Nominalia Internet S.L., verificó que el Demandado se encuentra vinculado por su contrato de registro y, de este modo, se obliga a resolver cualquier controversia relativa al nombre de dominio iniciada por terceras partes de acuerdo con la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet o ICANN (la “Política”).
El 31 de julio de 2012, el Foro envió al Demandado junto con todos sus Anexos, incluyendo una Notificación Escrita, y estableció el 20 de agosto de 2012 como fecha límite para que el Demandado respondiera a la Demanda mediante correo electrónico a todas las entidades y personas enumeradas en el Registro del Demandado, como contactos técnicos, administrativos y de facturación, así como a postmaster@elabogado.com.
El 17 de agosto de 2012, se recibió una Respuesta del Demandado que fue oportuna y completa.
El 22 de agosto de 2012, el Demandante presentó un alegato adicional de acuerdo con el Reglamento Adicional 7.
De conformidad con la petición del Demandante de que un solo miembro del Grupo Administrativo de Expertos solucione la controversia, el Foro Nacional de Arbitraje designó a Fernando Triana como Experto.
PETICIÓN
El Demandante solicita que el nombre de dominio ("Dominio") sea transferido por el Demandado al Demandante.
CONTROVERSIAS DE LAS PARTES
A. Demandante
El Demandante es titular de las marcas 1-800-ELABOGADO y 1-800-NY-ABOGADO ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América desde el año 2006, con números de registro 3.070.579 y 3.062.940 respectivamente.
El demandante registró las marcas con base en el uso previo hecho de las mismas que de conformidad con los citados registros data del año 1996 en el caso de la marca 1-800-ELABOGADO y del año 2000 en el caso de la marca 1-800-NY-ABOGADO.
La marca 1-800-ELABOGADO se encuentra registrada para identificar servicios de a clase 35 internacional a saber: “servicios de promoción y mercadeo para la industria jurídica, es decir, difundir propaganda para otros; preparar y colocar avisos o anuncios para otros; servicios de referencia legal”[1].
La marca 1-800-NY-ABOGADO se encuentra registrada para identificar servicios de la clase 35 internacional a saber: “Servicios de consultoría de negocios de comercialización, servicios de mercadeo y promoción, es decir, preparar y colocar avisos o anuncios para otros; publicidad mediante banners, publicidad gráfica; intercambio de enlaces, a saber, promoción de servicios de terceros mediante la creación de enlaces de hipertexto a los sitios web de terceros; y servicios jurídicos de referencia”[2].
Los registros fueron obtenidos invocando la causal de “distintividad adquirida” de conformidad con la cual, términos considerados como descriptivos pueden ser registrados como marcas si se demuestra que los consumidores le han otorgado a dicho término un segundo significado y entienden que se trata de una marca y no de un descriptor.
El Dominio ELABOGADO.COM es virtualmente idéntico a la marca 1-800-ELABOGADO. Pues sólo omite el número “1800” al inicio del signo.
El Demandado no tiene legítimo interés en el Dominio pues la marca 1-800-ELABOGADO se encuentra en uso desde el año 1996 mientras que el nombre de dominio en disputa se registró tan sólo en el año 1999. De esta forma, el Demandante realizó un uso previo de la expresión ELABOGADO contenida en el Dominio.
Igualmente, el Demandado hace uso del Dominio ofreciendo servicios similares a aquellos identificados con las marcas del Demandante.
Finalmente, el Demandado registró el nombre de dominio de mala fe, pues éste tenía conocimiento de la existencia de los derechos en sobre la expresión ELABOGADO en cabeza del Demandante. De esta forma, el Demandado se aprovecha del goodwill del Demandante usando las marcas del Demandado en su Dominio.
B. Demandado
El Dominio ELABOGADO.COM fue registrado el 2 de marzo de 1999 y para el año 2000 la página web se encontraba en línea y operando.
Desde su creación el Dominio ELABOGADO.COM es el principal y más reconocido directorio de abogados de España.
El Dominio ELABOGADO.COM es genérico pues abogado, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española significa “licenciado o doctor en derecho que ejerce profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos o el asesoramiento y consejo jurídico”.
En efecto, el término ‘abogado’ es de uso común para la identificación de servicios de las clases 35 y 38 internacionales, por lo que no se puede conceder a un solo individuo monopolio sobre un término de esta naturaleza. Por esta razón, existen muchos registros en el mundo que contienen el término ‘abogado’.
Las marcas fundamento de la Demanda fueron solicitadas en el 2005 y registradas en el 2006, es decir, 7 años después de la existencia del Dominio.
Es imposible que al registrar el nombre de dominio se hubiera tenido conocimiento de las marcas del Demandante pues éstas no existían.
En España, Jurisweb Interactiva, S.L., sociedad de la cual el Demandado es Consejero Delegado es titular de las siguientes marcas:
Denominación: ELABOGADO.COM
Marca Nacional: M 2783398
M 2783398
Tipo: Denominativo con gráfico
Clasificación de Niza: 38
Denominación: ELABOGADO.COM EL MAYOR DIRECTORIO DE HABLA HISPANA ENCUENTRA EL ABOGADO QUE NECESITAS
Marca Nacional: M 2885495
M 2885495
Tipo: Denominativo con gráfico
Clasificación de Niza: 38
Denominación: ELABOGADO.COM EL MAYOR DIRECTORIO DE HABLA HISPANA, ENCUENTRA EL ABOGADO QUE NECESITAS
Marca Nacional: M 2885501
M 2885501
Tipo: Denominativo con gráfico
Clasificación de Niza: 45
El nombre de dominio se registró en 1999 y empezó a utilizarse en el 2000 ofreciendo servicios de directorio en línea para abogados y despachos de abogados españoles.
El directorio ELABOGADO.COM ha tenido clientes desde sus inicios y ha sido reconocida por los medios de comunicación (periódicos y revistas) como una herramienta para la búsqueda de abogados.
El Demandado ha ejercido la protección activa de sus derechos sobre el Dominio ELABOGADO.COM desde 2002.
El Demandado ha hecho uso del Dominio ELABOGADO.COM mucho antes de recibir cualquier notificación o reclamo sobre el mismo.
C. Presentaciones Adicionales del Demandante
La demanda se fundamenta en los registros de las marcas 1-800-ELABOGADO y 1-800-NY-ABOGADO ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América desde el año 2006, con números de registro 3.070.579 y 3.062.940 respectivamente.
El Dominio es confundible con las marcas pues sólo omite la parte numérica del signo “1800”.
El uso de la marca 1-800-ELABOGADO se inició en el año de 1996.
DECISIONES
1. El Dominio ELABOGADO.COM describe el negocio del Demandado, al cual no puede ser descrito sin el uso de la palabra genérica y de uso común ABOGADO.
2. El Dominio ELABOGADO.COM se encuentra en uso desde el 7 de abril de 2000. En la página web se presta un servicio de directorio jurídico por medio del cual se pueden localizar abogados principalmente en España, los cuales están clasificados por especialidad.
3. El Demandado no registró el nombre de dominio de mala fe, pues no existe prueba alguna que para la fecha de registro del Dominio el Demandado conociera o pudiera conocer al Demandante, sus servicios o sus marcas.
4. El Demandante afirma que viene haciendo uso de su marca desde 1996, sin embargo, salvo la indicación en el registro de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO), no consta prueba alguna sobre el uso de la marca y que el mismo se haya extendido a España, país de origen del Demandado.
DEBATE
El párrafo 15(a) del Reglamento de Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (el “Reglamento”) obliga al presente Grupo Administrativo de Expertos a “decidir sobre una Demanda conforme a las declaraciones y los documentos presentados de acuerdo con la Política, con este Reglamento o con cualquier reglamento y principio de derecho que considere aplicables”.
El párrafo 4(a) de la Política obliga al Demandante a probar cada uno de los tres elementos siguientes con el fin de obtener una orden mediante la cual obligue a que un nombre de dominio se cancele o se transfiera:
(1) el nombre de dominio registrado por el Demandado es idéntico o similar (hasta el punto de crear confusión) a una marca de productos o de servicios sobre la cual el Demandante tiene derechos;
(2) el Demandado no tiene ningún derecho o interés legítimo respecto del nombre de dominio; y
(3) el nombre de dominio ha sido registrado y utilizado de mala fe.
CUESTIÓN PRELIMINAR: LENGUAJE DEL PROCEDIMIENTO
El Párrafo 11 del Reglamento dispone:
(a) A menos que las Partes acuerden lo contrario, o a menos que el Acuerdo de Registro especifique lo contrario, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del Acuerdo de Registro, y quedará sujeto a la autoridad del Panel determinar lo contrario, teniendo en consideración las circunstancias del procedimiento administrativo”. (Subrayas fuera del texto original).
De conformidad con la norma citada, el idioma del procedimiento debería ser el español, puesto que éste es el idioma del Acuerdo de Registro suscrito por NOMINALIA INTERNET S.L., y el Demandado.
En consecuencia, se establece que será el español, y no el inglés, el lenguaje del presente procedimiento administrativo.
El Demandante alega tener derechos sobre la marca 1-800-ELABOGADO desde 1996 en los Estados Unidos de América.
a) Existencia de la marca 1-800-ELABOGADO al momento del registro del Dominio ELABOGADO.COM
Es importante recalcar que el Parágrafo 4(a) de la Política requiere la existencia de una marca para proceder con la reclamación.
La definición mundialmente aceptada de marca destaca como elemento de mayor relevancia a la distintividad. La distintividad le da al signo la capacidad de identificar productos y servicios en el mercado y de diferenciarlos de los productos y servicios de los demás participantes en el mercado[3].
Los derechos de Propiedad Industrial sólo son adquiridos por registro ante la oficina competente en la mayoría de las jurisdicciones del mundo. Cuando una marca es registrada, se le concede al signo la presunción de fuerza distintiva y al propietario se le otorga el derecho exclusivo de uso sobre el signo, que le permite impedir que terceros usen la marca registrada o cualquier signo confundible con éste[4].
Sin embargo, la Política no discrimina entre marcas registradas y no registradas. En efecto, establece que el Demandante no requiere ser el titular de un registro de marca para invocar la protección ofrecida por la Política. Es suficiente en ciertas jurisdicciones de common law, como es el caso de los Estados Unidos de América, que el Demandante tenga derechos sobre una marca no registrada para que sobre ésta se puedan ejercer acciones de defensa y protección legal[5], con base únicamente en su uso en el comercio.
Por lo tanto, debe demostrar el Demandante sus derechos sobre la marca al momento del registro del Dominio en disputa.
En el presente caso el Demandante demostró ser titular de las marcas 1-800-ELABOGADO y 1-800-NY-ABOGADO en los Estados Unidos de América desde el año 2006 con números de registro 3.070.579 y 3.062.940 respectivamente.
No obstante, el Dominio fue registrado en 1999, es decir, antes del registro de dichas marcas.
En relación con este hecho, afirma el Demandante que el uso de la marca 1-800-ELABOGADO data de 1996, tal como consta en el certificado de registro de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos América. Con todo, no hace parte del expediente prueba alguna que permita determinar que bajo el common law la marca 1-800-ELABOGADO hubiera sido usada desde 1996.
De conformidad con la Demanda, las marcas 1-800-ELABOGADO y 1-800-NY-ABOGADO fueron registradas argumentando “distintividad adquirida”, es decir, que con el uso de la marca ésta adquirió un segundo significado, pues en principio se trata de marcas meramente descriptivas.
Detallando las marcas se observa claramente que 1-800-ELABOGADO y 1-800-NY-ABOGADO son completamente descriptivas, pues se componen del número 1800 conocido como un número de llamada gratuita y por lo tanto carente de distintividad y de la palabra ABOGADO que describe el servicio que se pretende identificar con las marcas.
Ahora bien, los Estados Unidos de América de conformidad con la Sección 2(f) del Lanham Act se presume que una marca ha adquirido distintividad después de 5 años de uso. No obstante, esta presunción no aplica en España de donde es originario el Demandado y por lo tanto, debió demostrar el Demandante el extenso uso de la marca de forma que se hubiera dado a conocer, no sólo en Estados Unidos sino también en España[6].
Igualmente, de conformidad con la ley estadounidense, la presunción sólo aplica después de 5 años de uso. De conformidad con el registro de la marca 1-800-ELABOGADO ésta empezó a utilizarse en 1996, de esta forma la presunción sólo aplicaría a partir del año 2001, esto es 2 años después del registro del Dominio ELABOGADO.COM.
De la misma forma, la presunción a la que se refiere el Lanham Act requiere más que el simple uso por 5 años. En efecto, exige que se debe demostrar el uso exclusivo y continuo de la marca en el comercio, que como consta en el expediente no fue demostrado[7].
Así las cosas, si bien el Demandante demostró el registro de las marcas desde 2006, no existe prueba alguna en el expediente sobre el uso extenso y exclusivo de la marca que permita determinar que existe un derecho anterior al registro del Dominio, esto es, 1999.
b) Confundibilidad entre las marcas 1-800-ELABOGADO y 1-800-NY-ABOGADO del Demandante y las marcas del Demandado ELABOGADO.COM utilizada como Dominio y ELABOGADO.COM EL MAYOR DIRECTORIO DE HABLA HISPANA ENCUENTRA EL ABOGADO QUE NECESITAS
Con todo, la Política no exige que el derecho de marca sea anterior sino que sea confundible con el nombre de dominio. De esta forma es procedente entrar a analizar la confundibilidad entre las marcas del Demandante 1-800-ELABOGADO y 1-800-NY-ABOGADO y las marcas del Demandado ELABOGADO.COM y ELABOGADO.COM EL MAYOR DIRECTORIO DE HABLA HISPANA ENCUENTRA EL ABOGADO QUE NECESITAS.
Antes que nada, el Panel quiere señalar que los Dominios de Internet Genéricos (gTLD), como por ejemplo “.com,” “.biz,” “.edu,” “.org”, no pueden ser tenidos en cuenta al momento de determinar la identidad o semejanza del Dominio con la marca registrada. Los Paneles han aceptado de forma unánime que la inclusion del “.com” (gTLD) en los nombres de dominio no es un factor diferenciador al analizar la identidad o confundibilidad del Dominio con la marca del Demandante[8].
Las marcas del Demandante y del Demandado tienen la siguiente presentación:
[imagen redactada]
Como se observa, las marcas del Demandante se componen de varios elementos, en ambas marcas consta el número 1-800, en la primera marca está la expresión ELABOGADO mientras que en la segunda está el término NY-ABOGADO.
El número 1-800 corresponde al número de teléfono único de los Estados Unidos de América. Dichos números de teléfono tienen la particularidad que el cobro lo recibe quien recibe la llamada. La partícula NY de la segunda marca es descriptiva en tanto identifica a la ciudad de NEW YORK.
Por otra parte, ELABOGADO o ABOGADO, es un término de uso común por ser descriptivo para identificar servicios jurídicos o relacionados con abogados, pues de conformidad con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española el término ‘abogado’ significa: “licenciado o doctor en derecho que ejerce profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos o el asesoramiento y consejo jurídico”. Así las cosas, se vuelve necesario para identificar a los profesionales que ejercen el Derecho.
En relación con las marcas del Demandado, se observa que se componen del término ELABOGADO.COM pero además tienen un elemento gráfico especial. La primera marca tiene un diseño gráfico particular en la parte inferior y la segunda tiene una banda alrededor que forma un círculo cuya mitad superior es azul y la inferior es roja, en la que se encuentra la frase EL MAYOR DIRECTORIO DE HABLA HISPANA ENCUENTRA EL ABOGADO QUE NECESITAS. Adicionalmente, contiene el mismo elemento gráfico particular de la primera marca.
Para comparar el signo, es importante tener en cuenta los criterios de comparación contemplados en la gran mayoría de los países del mundo, según los cuales:
Es importante tener presente que, en el caso de marcas que contienen palabras descriptivas o genéricas, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efectos de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de los signos debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes[9].
Así, el Panel para realizar la comparación debe eliminar de la misma los elementos de uso común, genéricos o descriptivos, es decir, que para el caso concreto no entra a compararse la expresión ELABOGADO.
De esta forma, la comparación se debe centrar en el 1-800 y/o 1-800-NY de las marcas del Demandante y en el aspecto gráfico de las marcas del Demandando.
Así las cosas, no existen elementos en común entre las marcas en conflicto, lo cual puede extenderse al Dominio del Demandado, pues no puede hacer parte de la comparación un elemento puramente descriptivo.
Por las razones antes expuestas, el Panel considera que el Dominio en cuestión no es idéntico o similar con las marcas sobre las cuales el Demandante tiene derechos.
En conclusión, el Panel considera que Demandante no satisfizo los requerimientos del Parágrafo 4(a)(i) de la Política.
De conformidad con el Parágrafo 4(c) de la Política, las siguientes circunstancias demuestran el interés legítimo del Demandado en el Dominio:
“i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
iii) usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro”.
El demandante alega que el Demandado no tiene legítimo interés en el Dominio pues conocía de la existencia de las marcas del Demandante debido ya que éstas se usan desde 1996 y debido a que la página del Demandado ofrece servicios relacionados con aquellos prestados por el Demandante.
Sin embargo, no consta en el escrito de la Demanda ni en los Anexos de la misma, prueba fehaciente que permita concluir que en efecto, el Demandado carece de derechos o interés legítimo sobre el Dominio.
Por el contrario, el Demandado demostró que sus derechos y legítimos intereses sobre el Dominio en disputa, de la siguiente forma:
i) En el Anexo V de la Respuesta existe plena prueba en relación con el primer uso del Dominio en disputa que data del 7 de abril de 2000, esto demuestra que antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, el Demandado había utilizado el nombre de dominio, en relación con una oferta de buena fe de servicios.
ii) En el Anexo III de la Respuesta consta que Jurisweb Interactiva S.L., (sociedad de la cual el Demandado es Consejero Delegado, según consta en el Anexo II), es titular de las marcas ELABOGADO.COM en clase 38 internacional, ELABOGADO.COM EL MAYOR DIRECTORIO DE HABLA HISPANA ENCUENTRA EL ABOGADO QUE NECESITAS en clase 38 internacional y ELABOGADO.COM EL MAYOR DIRECTORIO DE HABLA HISPANA, ENCUENTRA EL ABOGADO QUE NECESITAS en clase 45 internacional, en España. Por lo tanto, el Demandado ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, en especial por cuanto está relacionado de manera directa con el titular de los derechos marcarios sobre el mismo.
iii) En el Anexo V de la Respuesta se muestra cómo ha sido la evolución de la página del Demandado desde el año 2000 hasta el 2012, donde consta que siempre ha consistido en un directorio de abogados y despachos de abogados con especial énfasis en España, con lo cual queda comprobado que el Demandado ha hecho uso legítimo y leal del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios del Demandante.
De esta forma, el Panel considera que el Demandado ha demostrado sus derechos y legítimos intereses sobre el Dominio y por el contrario, el Demandante no demostró la carencia de derechos o legítimo interés del Demandado sobre el Dominio, de conformidad con los requerimientos del Parágrafo 4(c) de la Política UDRP.
El Parágrafo 4(b) de la Política, enuncia las siguientes circunstancias bajo los cuales se puede establecer un registro y uso de mala fe:
i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.
El Demandante afirma que el uso del término ELABOGADO en el Dominio es de mala fe por reproducir parcialmente su marca y por generar confusión en los consumidores quienes ingresarán a la página del Demandado producto de la confusión generada con el Dominio. Adicionalmente, el Demandante asegura que el Demandado conocía la marca del Demandante al momento del registro del Dominio.
Como se estableció anteriormente, el Demandando demostró haber registrado el Dominio mucho antes del registro de las marcas del Demandante. Por su parte, el Demandante no probó el uso amplio y exclusivo de su marca desde 1996 hasta el momento de su registro que hubiera permitido concluir la protección como marca al momento del registro del Dominio.
El Demandado por su parte demostró que desde 2000 su página consiste en un directorio de abogados y despachos de abogados ubicados principalmente en España.
Así las cosas, el Demandado no registro el Dominio para afectar el negocio del Demandante, para atraer usuarios a su página web creando confusión, para impedir que el Demandante refleje su marca en el nombre de dominio, ni para vender, alquilar, o negociar de forma alguna el Dominio.
Adicionalmente, como se adujo anteriormente el término ELABOGADO es de uso común y descriptivo para identificar servicios de directorios de abogados y despachos de abogados. Por lo tanto, ELABOGADO es un término con evidente debilidad marcaria y de esta forma puede ser utilizado por cualquier persona para describir sus productos o servicios jurídicos. Así, el uso del término ELABOGADO en un Dominio no se deduce mala fe, ni conocimiento previo de la marca del Demandante, pues es necesaria para describir adecuadamente el negocio del Demandando.
En conclusión, el Panel considera que el Demandante no satisfizo los requerimientos del Parágrafo 4(a)(iii) de la Política.
DECISIÓN
Por las razones esgrimidas, el Panel considera que las marcas del Demandante no se confunden con el Dominio en disputa, el Demandado tiene derechos e interés legítimo sobre el nombre de dominio y que el Dominio ha sido utilizado de buena fe por éste, por lo tanto, el Panel resuelve que la petición debe ser DENEGADA.
Fernando Triana, Experto
Fecha: 4 de septiembre de 2012
COLO 1308 0960 55354/SAG
4290210247485
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National Arbitration Forum
FORO NACIONAL DE ARBITRAJE
[1] “Marketing and promotional services for the legal industry, namely, disseminating advertising matter for others and preparing and placing advertisements for others and legal referral services”.
[2] “Business marketing consultation services; marketing and promotional services, namely, preparing and placing advertisements for others, banner advertising, display advertising; link exchanges, namely, promoting the services of others by providing hypertext links to the web sites of others; and legal referral services”.
[3] Ver Altec Industries, Inc. v. I 80 Equipment, FA 1437753 (Nat. Arb. Forum 18 de mayo de 2012) (“The worldwide-accepted definition of a trademark, involves the concept of distinctive force as the most relevant element. Said force gives the sign the capability to identify the products or services of its owner and differentiate them from the product and services of other participants in the market”).
[4] Ver CasaUSA Holdings LLC v. Dichy, FA 1278776 (Nat. Arb. Forum 21 de septiembre de 2009) (“When a sign is registered as a trademark, it is surrounded by a presumption of existence of sufficient distinctive force, and the owner is granted with an exclusive right over the trademark, which entitles him to prevent any third party from using the registered sign or any other sign confusingly similar to it”).
[5] Ver ScribeWrite, LLC v. Buydomains.com, FA 1398963 (Nat. Arb. Forum 6 de septiembre de 2011) (“When a sign is registered as a mark, it is surrounded by a presumption of sufficient distinctive force, and the owner is granted with an exclusive right over the mark, which entitles him to prevent any third party from using the registered sign or any other sign confusingly similar to it”).
[6] Ver Bluffside Health Ins. Servs. Inc. v. DiGiulio Ins. Agency, D2006-1347 (WIPO 12 de enero de 2007) (“The Panel finds that the names claimed by Complainant are merely descriptive of its services and therefore are not inherently distinctive as an indication of source. Descriptive terms can become protectable trademarks if they acquire distinctiveness. Normally, this requires evidence regarding the manner and extent of use”) (El Panel considera que los nombres alegados por el Demandante son meramente descriptivos de los servicios y por lo tanto no son intrínsecamente distintivos ni tienen la capacidad de indicar un origen empresarial. Los términos descriptivos pueden volverse protegibles como marcas si adquieren distintividad. Normalmente, esto requiere demostrar el extenso uso de la marca).
[7] Ver Bluffside Health Ins. Servs. Inc. v. DiGiulio Ins. Agency, D2006-1347 (WIPO12 de enero de 2007) (“Since Complainant relies on the Lanham Act presumption, it is important to recognize that Section 2(f) requires more than merely five years of use. Section 2(f) states that Complainant must present ‘proof of substantially exclusive and continuous use thereof as a mark . . . in commerce for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is made’”) (Debido a que el Demandante se basa en la presunción del Lanham Act, es importante reconocer que la Sección 2(f) exige más que simplemente cinco años de uso. La Sección 2(f) dispone que el Demandante debe presentar ‘prueba de uso sustancialmente exclusiva y continua de la marca… en el comercio por cinco años antes de la fecha en la cual se reclama la distintividad ).
[8] Ver Ferring B. V. v. Melrock LTD., FA 1451135 (Nat. Arb. Forum 15 de agosto de 2012) (“On the first place . . . the Panel wants to point out that the addition of generic top-level domains (gTLD), i.e., “.com,” “.biz,” “.edu,” “.org”, cannot be considered when determining if the registered domain name is identical or confusingly similar to the registered trademark. . . . UDRP Panels have unanimously accepted that the inclusion of the “.com” (gTLD), in the disputed domain name is not a factor in analyzing whether a disputed domain name is identical or confusingly similar to the mark in which Complainant asserts rights”).
[9] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 26-IP-2012. (18 de abril de 2012)
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