Canary LLC v Lin ZanSong
申请案号 FA1308001515762
当事人
投诉人为 Canary LLC （以下简称“投诉人”）。, represented by Gregori D. Mavronicolas, of Mavronicolas Mueller & Dee LLP, 950 Third Ave, 10th Floor, New York, NY 10022被投诉人为 Lin ZanSong （以下简称“被投诉人”）。, RM 101 West,Block 10,District II,Dongpu, YueQing,ZheJiang CN 325600, CN
注册机构和争议域名
有争议的域名是 <canary.com>，它是在 35 Technology Co., Ltd.注册的。
陪审团
下面签名的人员保证，他或她独立公正行使陪审员的权利，并且他或她的知识与在本诉讼中担任陪审员无任何已知冲突。
Sebastian M W Hughes为陪审团成员。
程序历史记录
投诉人于 2013年8月20日向美国国家仲裁院提交了一份投诉书。根据新的《统一域名争议解决政策规则》（以下简称“规则”）和新的《仲裁院对统一域名争议解决政策的补充规则》（以下简称“补充规则”），通过在仲裁院网站上提交“选择使用”的形式，投诉人也选择完全以电子文件的形式呈递投诉书。
国家仲裁院已通知ICANN 35 Technology Co., Ltd.没有确认<canary.com> 域名系在35 Technology Co., Ltd.注册，也没有确认被投诉人是目前域名的注册人。ICANN责成国家仲裁院继续进行有关案子。
仲裁院于2013年9月13日通过电子邮件向所有涉案对象和被投诉人域名注册资料中记载的技术联系人、管理联系人和缴费联系人等人员和postmaster@canary.com 送达了投诉书和所有附件，包括一份最后期限为2013年10月13日的投诉书书面通知，根据此通知，被投诉人可对投诉人投诉书做出答辩。同样于2013年9月13日，用于通知被投诉人已向所提供的电子邮件地址发送邮件和答辩最后期限的投诉书书面通知将通过邮寄和传真送达给被投诉人及所有涉案对象和被投诉人域名注册资料中记载的技术联系人、管理联系人和缴费联系人等人员。
于2013年10月3日收到答辩。
投诉人的其他提交诉讼文件应于补充规则第 7 条规定的2013年10月8内提交。
被投诉人的其他提交文件应于提交截止日期2013年10月9内收到。
在2013年10月9，根据投诉人由只含一人的陪审团裁决争议的请求，国家仲裁院指定 Sebastian M W Hughes 担任陪审员。
查看送达记录后，行动专家组（以下简称“专家组”）发现美国国家仲裁院已履行了《统一域名争议解决政策规则》（于 2010 年 3 月 1 日生效，但是在本案中投诉人选择使用）第 2(a) 条中规定的职责，通过提交书面通知“采取合理可行的措施，确保被投诉人实际收到投诉书”，正如规则 1 中定义的一样。因此，在被投诉人没有任何答辩的情况下，专家组可以根据所提交之文件和 ICANN 政策、ICANN 规则、美国国家仲裁院的补充规则和任何专家组认为适用的法律规则和原则进行裁决。
寻求补救措施
投诉人要求域名从被投诉人处还给投诉人。
双方当事人主张
A. 投诉人
投诉人是一家注册于美国的公司。投诉人为在美国注册拥有CANARY及THE CANARY商标的所有人。投诉人早在1984年在美国开始使用CANARY商标。
投诉人主要从事销售CANARY品牌的油田钻井生产服务在美国各地的石油和天然气公司。投诉人早在1984年开始销售CANARY品牌的油田钻井生产服务。
争议域名完全包含了投诉人的CANARY商标。
争议域名2001年被被诉人注册，但是被诉人从来没用争议域名。争议域名网站已“停”现在超过10年。被诉人对于争议域名不享有权利或合法权益。被投诉人不存在UDRP政策第4(c)条所列的任何情况。被投诉人没有收到投诉人授予的使用CANARY商标或标识的批准或许可。被投诉人并不因该争议域名而为人们普遍知晓。被投诉人并未或准备将争议域名用于善意提供商品或服务。
被投诉人已注册了170多个域名。所有的域名没有被用过。被投诉人似乎是在商业登记许多域明为了把它们卖给别人。
争议域名已被恶意注册和使用。争议域名网页上指出“购买此域名”，当接触投诉人，被投诉人提供为7,000,000.00美元出售争议域名。此外，被投诉人为注册150多域名注册这一事实，与别人登记的注册商标作为域名和域当前使用或挂接计划的缺乏，建议他恶意注册域名的投诉有意出售投诉人或竞争对手这就构成恶意注册和使用。
B. 被投诉人
投诉人享有权利的商标仅第3776217号商标，商标是THE CANARY，而本案争议域名是“canary”，投诉人的商标与本案争议域名并不相同或相似。这一点连投诉人自己也很清楚，故在投诉书核心内容第7[a]段也仅只主张争议域名与联邦普通法商标及悬而未决(pending)的商标相同。
针对投诉人的联邦普通法商标主张，显然需要大量的证据，投诉人自称其从1984年开始在设备、合同、网站和产品上使用CANARY商标，但是并没有给出任何证据，故不足为凭。相反地，被投诉人调查得知投诉人成立于2012年12月12日，故所谓的联邦普通法商标完全无法立足，调查事实如下：根据投诉人提供的三个商标显示，投诉人是一家成立于内华达州的有限责任公司，经内华达州公司注册信息网站（https://www.nvsilverflume.gov/businessSearch）查询，确实存在过这样一家公司，地址也一致，该公司成立于2012年12月12日。
针对投诉人的悬而未决(pending)的商标本主张，悬而未决(pending)的商标，本来就是不享有权利。
因此，投诉人并不拥有与争议域名相同或相似的商标权益，所以甚至无需比较是否相同相似。
被投诉人于2004年8月13日向中华人民共和国工商行政管理总局商标局申请注册CANARY商标，并于2008年1月14日获得注册，准予在第38类上使用该注册商标，用于“信息传送；电子邮件；电子公告牌服务（通讯服务）；提供与全球计算机网络的电讯联接服务”。商标与域名的主要部分完全相同，被投诉人对本案争议域名拥有合法的商标权益。
由于被投诉人享有合法权益，所以也无从谈起对争议域名的注册和使用存在恶意,更何况CANARY 是一个非常常见的英文单词，含义是“金丝雀”，并非投诉人的独创词。多年以来争议域名被投诉人按照商业计划使用于电子邮件服务并申请了相应的商标，至于域名在提供邮件服务的同时还有停放页面的出现，则是为了方便互联网用户的导航，并不向用户收费，提供链接到其它网站，只要不侵犯别人商标权益，并不违法，即使通过从广告联盟链接到其它网站来获取一些收益也没有任何过错。至于网页出现出售链接，是域名服务商的单方设置，并未经被投诉人授权，何况相对于CANARY这样的通用词汇，即使出售也不构成恶意。投诉人在投诉书中指责被投诉人以700万美金的高价出售争议域名，是完全杜撰的，当然也没有办法提供证据支持。至于曾经注册过100多个域名的问题，在British Sky Broadcasting Limited 诉 Lin Zan Song，DBIZ2002-00280裁决书之“关于争议域名的注册或使用是否具有恶意”段落中，专家组已经认定“不能仅凭被投诉人注册了一百多个域名这一事实便断定被投诉人在注册本案争议域名时存有恶意。原因在于：首先，注册多个域名的行为并不是有关法律或规则所禁止的行为。其次，注册多个域名的目的可能是多种多样的，既可能其中每个域名都是恶意注册，也可能只有其中一部分域名是恶意注册，还有可能全部域名注册都没有恶意。既便某一个域名属于恶意注册，也不应当对其他域名注册恶意与否产生必然的约束力”。
投诉人是一家在内华达注册的公司，于2013年6月11日注销。投诉人唯一已经获得注册的商标是在2013年7月16日通过转让获得的，其他两个尚在申请中的商标分别在2013年7月31日和2013年8月1日申请。投诉人于2013年连续转让、申请商标，并同时以此商标为商标权益向美国仲裁院提交投诉，要求被投诉人转移本案争议域名。由此可见，投诉人过度地和恶意地使用商标权和UDRP政策来讹诈域名持有人，明显构成反向域名侵夺。
C.其他诉讼相关人
A. 投诉人
投诉人下的CANARY商标保护美国专利和商标办公室注册号 3776217. CANARY一词是注册的主导部分。
投诉人也已在标记中的普通法商标权利自 1984 年。
行为模式是清楚的因为被投诉人已超过150 域名和一直参与这个论坛之前的无数域名注仲裁。
投诉人纠纷CANARY在中国的存在性的任何商标。 作为正明，提交的文件已
在该状态的文件的底部红色粗体字"这如果为引用只是没有任何法律效力 应使用和核实后."。有这种核查或已被证实此文档示有效注册商标的存在，因此，它有没有法律效力。 进一步，商标图像是倒退和不拼出英文中的CANARY一样，canary.com。
B. 被投诉人
投诉代理人对主体资格存在的陈述缺少相应的证据支持。在被投诉人已经举证投诉人主体不存在的情况下,投诉代理人依然仅仅陈述投诉人主体Canary LLC仍然存在，并没有提出相应的法律主体资格存在的证明。被投诉人了解美国的商标注册并不需要提交法律主体资格存在的任何证明，因此投诉人完成商标转让以及申请，甚至投诉行为都不能视为投诉主体存在的证明。被投诉人通过内华达州的网站查询得知投诉人已经被解散，并提供了网页证明。在任何仲裁或诉讼程序中，投诉主体是一个不可缺少的要件，因投诉人主体已经不存在，行政程序已无必要或不可能继续进行，故请求终止本案。
同时，由于投诉人主体已不存在,请求专家组在裁决书中写明投诉代理人的名称与地址等信息。
被投诉人补充提交商标注册证，证明被投诉人对canary拥有的商标权（请见补充提交的证据D：商标注册证）。被投诉人此前提供的商标权益证明是中国商标局公开查询的结果。投诉人的证据异议并不是根据被投诉人提供的证据得出的，投诉人也还是没有提交其所声称的证据。被投诉人特此扫描提供canary商标注册证，进一步证明被投诉人自2008年1月14日起对canary有商标权。
a.投诉人没有联邦普通法商标权益
投诉人对联邦普通法商标权益的陈述缺少相应的证据支持。投诉人仅提供了所谓投诉人官方网站上的链接，众所周知，该网站的内容随时可以修改，该网站域名whois信息也被隐藏而不能确定其归属，因此并不构成稳定的证据，即还是没有任何证据支持投诉人所声称的自1984年开始使用商标的联邦普通法权益。
事实上投诉人成立于2012年，即使该联邦普通法商标权益成立，投诉人也不可能提供先于被投诉人域名注册的联邦普通法商标权益证明。
b.投诉人不可以修改投诉, canary域名和THE CANARY商标亦不相似
根据NAF补充规则第7条, 追加材料不可以修改投诉(No Amendment to the Complaint) ，原投诉书中并没有对canary域名和THE CANARY商标相似的诉求，故无需研判这个新的诉求。
事实上， Canary是一个非常常见的单词，THE也构成了THE CANARY商标的显著部分，canary域名和THE CANARY商标并不相似;被投诉人认可thecanary域名和canray商标相似，但是这并不意味着canary域名和THE CANARY商标相似。
审查结果
投诉人已建立了所有的元素，赋予它来传输将域名。
讨论
《统一域名争议解决政策规则》（“规则”）中 15(a) 段规定，陪审团“应基于当事人所提交的陈述及证据，根据争议解决政策、本规则以及可予使用的法律规则和原则裁决争议”。
规则 4(a) 段要求投诉人必须逐个证明以下 3 个因素以获得庭训要求域名被取消或转让：
(1) 被投诉人注册的域名与投诉人享有权利的商品商标或服务商标相同或具有足以导致混淆的相似性；
(2) 被投诉人对成为诉讼标的的域名不享有权利或合法权益；和
(3) 被投诉人系恶意注册和使用域名。
专家组认定投诉人通过注册及使用获得了该商标的权利。
争议域名包含了投诉人商标的整体。
专家组认定，争议域名与投诉人的商标具有混淆性相似。鉴于此，专家组认为投诉人完成了其在政策第4(a)条项下的第一项举证责任。
政策第4(c)条列明了若干情形，如果专家组在考虑过所有提交的证据后认定，尤其是但不限于，下列情形的任何一种情形在评价基础上被得以证实，那么将表明被投诉人就政策第4(a)(ii)条对争议域名享有权利或合法利益。
(i) 在告知被投诉人该争议之前，被投诉人已将争议域名或与争议域名相对应的名称用于或可证明准备用于善意提供商品或服务；或
(ii) 被投诉人（作为个人、企业或其他组织）已因争议域名而广为人知，即使被投诉人还未取得任何商品商标或服务商标；或
(iii) 被投诉人对争议域名的使用是合法非商业性的或者是正当的，而且不具有误导消费者或玷污投诉人商品商标或服务商标以牟取商业利益之意图。
本案中，投诉人并未授权、许可或允许被投诉人注册或使用争议域名或使用其商标。投诉人对THE CANARY及CANARY商标享有商标专用权，且其注册和使用商标的时间先于被投诉人对争议域名的注册及使用。专家组认为投诉人已提供了初步证据证明被投诉人对争议域名不享有任何权利或合法利益，从而将反驳该推定的责任转移到了被投诉人。(Do The Hustle, LLC 诉 Tropic Web, WIPO 案件编号D2000-0624; Croatia Airlines d.d. 诉 Modern Empire Internet Ltd., WIPO案件编号D2003-0455)。
被投诉人未能证明其已取得与争议域名有关的任何商标权，或争议域名被用于善意提供商品或服务。
无证据表明被投诉人因争议域名而广为人知。
无证据表明被投诉人对争议域名的使用是合法非商业性的或是正当的。
证据表明被投诉人故意注册域名并通过正在合理使用的假象掩盖其在域名交易网站出售该域名以牟取不正当的商业利益。
被投诉人在中国申请的商标好像没有被注册。另外，被投诉人申请的商标不是CANARY，是CANARY又倒挂又背面的图像。
专家组认为，在投诉人已提供了初步证据证明被投诉人对争议域名不享有任何权利或合法利益后，被投诉人未能提供充分证据证明其对争议域名享有权利或合法利益。因此，专家组认定投诉人完成了其在政策第4(a)条下的第二项举证责任。
根据《政策》第4(b)(i)条，被投诉人的下列行为等同于恶意注册及使用争议域名：
注册或使用域名的主要目的是向作为商品商标或者服务商标所有人的投诉人或投诉人的竞争方出售、出租或者转让域名的注册，以获取超过域名注册的直接相关费用的额外收益。
投诉人提交的证据证明被投诉人要求投诉人至少支付7,000,000.00美元的高额费用以获取争议域名的转让。该行为已经符合《政策》第4(b)(i)条下域名的恶意注册及使用情况。
本案中，其实质是被动持有争议域名，投诉人被动持有争议域名与其他情况相结合可以构成对域名的恶意注册及使用（Telstra Corporation Limited诉. Nuclear Marshmallows, 世界知识产权组织案件号D2000-0003）。
同时根据相关搜索，被投诉人也抢注了其他相类似的域名并在域名交易网站进行出售，该等行为已经符合《政策》第4(a) )(i)段下域名的恶意注册及使用的情况。
鉴于以上理由，专家组认定争议域名的注册及使用出于恶意。因此，专家组认定投诉人完成了其在政策第4(a)条下的第三项举证责任。
裁决
通过审查根据 ICANN 政策要求的三方面因素，陪审团决定同意补救措施。
因此，兹命令被投诉人向投诉人转让 <canary.com> 域名。
Sebastian M W Hughes，陪审员
日期：2013年10月23日
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