DECISIÓN

 

Mauricio Etcheverry / Ilirey S.A v. Satvigo Sl

Demanda número: FA1607001684361

 

LAS PARTES

 

El Demandante es Mauricio Etcheverry / Ilirey S.A (el “Demandante”). El Demandado es Satvigo Sl (el “Demandado”).

 

REGISTRADOR Y NOMBRE DE DOMINIO EN DISPUTA

 

El nombre de dominio en disputa es «yoloreparo.com» registrado con 1&1 Internet SE.

 

GRUPO ADMINISTRATIVO DE EXPERTOS

 

El abajo firmante certifica que actúa independiente e imparcialmente y que, dentro de su conocimiento, su posición de miembro del presente Grupo Administrativo de Expertos no se encuentra en conflicto de intereses con el presente procedimiento.

 

Fernando Triana, como miembro del Grupo Administrativo de Expertos.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

El día 10 de agosto de 2016, el Demandante presentó una Demanda ante el Foro Nacional de Arbitraje mediante comunicación electrónica. En la citada Demanda, el Demandante eligió proceder mediante comunicación electrónica de conformidad con el nuevo Reglamento de Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (el “Reglamento”) y con el nuevo Reglamento Adicional del Foro para la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (“Reglamento Adicional”), a través de la presentación de un formulario “opt-in” (de aceptación) disponible en la página de Internet del Foro.

 

El 10 de agosto de 2016, 1&1 Internet SE confirmó mediante correo electrónico enviado al Foro Nacional de Arbitraje que: (i) el nombre de dominio en disputa «yoloreparo.com» está registrados con 1&1 Internet SE, y (ii) el Demandado es el Registrador actual del nombre de dominio en disputa. 1&1 Internet SE ha verificado que el Demandado se encuentra obligado por el contrato de registro de 1&1 Internet SE y, de ese modo, se obliga a resolver cualquier controversia relativa al nombre de dominio en disputa, iniciada por terceros, de acuerdo con la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet o ICANN (la “Política”).

 

El 10 de agosto de 2016, el Foro envió mediante correo electrónico a todas las entidades y personas enumeradas en el Registro del Demandado, como contactos técnicos, administrativos y de facturación, así como a postmaster@<dominio/s>, la Demanda junto con todos sus Anexos, incluyendo una Notificación Escrita de la Demanda y le dio al Demandado hasta el 30 de agosto de 2016, para que diera respuesta a la Demanda.

 

Asimismo, el 10 de agosto de 2016, la Notificación Escrita de la Demanda, donde se informaba al Demandado sobre las direcciones de correo electrónico y la fecha límite de Respuesta fue remitida al Demandante mediante correo y fax, y a todas las entidades y personas enumeradas en el listado de registro del Demandado, como contactos técnicos, administrativos y de facturación.

 

El 29 de agosto de 2016, se recibió una Respuesta del Demandado que fue oportuna y completa.

 

El 20 de septiembre de 2016, el Panel solicitó un complemento de información al Demandante, para precisar las pruebas presentadas en la demanda.

 

El 28 de septiembre de 2016, en término para el efecto, el Demandante presentó un memorial adicional, dando respuesta al requerimiento del Panel.

 

Habiendo vencido el término de conformidad con el párrafo 7 de las Reglas Suplementarias del Foro Nacional de Arbitraje, para que el Demandado se pronunciara en relación con el memorial adicional, éste no presentó documento alguno.

 

De conformidad con la petición del Demandante de que un solo miembro del Grupo Administrativo de Expertos solucione la controversia, el Foro Nacional de Arbitraje designó a Fernando Triana como Experto.

 

Una vez revisados los datos relativos a las notificaciones, el “Grupo Administrativo de Expertos” encuentra que el Foro Nacional de Arbitraje ha cumplido con la obligación contenida en el párrafo 2(a) del Reglamento de Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (vigente a partir del 1 de marzo de 2010) “de emplear medios razonables disponibles para cumplir con la notificación al Demandado” a través del envío de la Notificación por Escrito, tal y como se define en la Regla 1.

 

PETICIÓN

 

El Demandante solicita que el nombre de dominio sea en disputa sea transferido del Demandado al Demandante.

 

CONTROVERSIAS DE LAS PARTES

 

A.           Demandante

a.    Las marcas YoReparo y YoReparo.com son de titularidad del Demandante y han sido usadas por más de 13 años.

b.    Las marcas YoReparo y YoReparo.com fueron utilizadas por primera vez el 11 de noviembre de 2002 con la creación del sitio web www.yoreparo.com.

c.    Las marcas YoReparo y YoReparo.com se usan para identificar diversos productos y servicios, como la publicación de libros de YoReparo.com, manuales y cursos en línea sobre reparación de aparatos electrónicos.

d.    La solicitud de registro de la marca YoReparo.com fue presentada el 1 de junio de 2016 ante la Oficina Española de Registros y Marcas (España) (como consta en el Anexo 1 de la Demanda) y el 1 de agosto de 2013 ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (República Oriental del Uruguay) (como consta en el Anexo 2 de la Demanda).

e.    El demandante registró el nombre de dominio YoReparo.com el 30 de abril de 2002 (como consta en el Anexo 3 de la Demanda).

f.     La página a la que redirecciona el nombre de dominio YoReparo.com recibe más de 6 millones de visitas a páginas por mes (como consta en el Anexo 11 de la Demanda).

g.    La página a la que redirecciona el nombre de dominio YoReparo.com está posicionada en el ranking global de sitios web de Alexa.com como el sitio más visitado en la categoría Mundo, en Español, para la temática de Tecnología.

h.    Durante los años 2010 a 2013, el Demandante vendió 9,183 productos (libros y cursos en línea) con la marca YoReparo y YoReparo.com con ventas por USD$ 233.931 (como consta en el Anexo 4).

i.      El Demandante ha publicado libros con la marca YoReparo desde el 2008 (como consta en el Anexo 5 de la Demanda).

j.      La edición en papel de uno de esos libros está disponible en el sitio de comercio electrónico Lulu.com desde el año 2010 (como se puede verificar en la página: http://www.lulu.com/shop/alberto-picerno/labiblia-del-lcd-y-plasma/paperback/product-5543173.html)

k.    El total de libros vendidos, identificados con las marcas YoReparo y YoReparo.com, entre julio de 2011 y diciembre de 2013 fue de 3.807 copias, con una facturación bruta de USD$29.644 (como consta en el Anexo 6 de la Demanda).

l.      El número total de cursos vendidos, identificados con las marcas YoReparo y YoReparo.com, entre agosto de 2010 y diciembre de 2013 fue de 5.376 con una facturación bruta de USD$204.287 (como consta en el Anexo 8 de la Demanda).

m.   En el año 2007 YoReparo.com fue mencionado en un suplemento tecnológico del periódico de mayor tirada de Argentina: Clarin (como se puede verificar en la página: edant.clarin.com/suplementos/informatica/2007/02/07/f-01358667.htm)

n.    El sitio ComunidadElectronicos.com, el cual es pionero entre los sitios sobre Electrónica en habla hispana hizo una mención especial de YoReparo en el año 2003 (como se puede verificar en la página: https://web.archive.org/web/20031118201944/http://www.comunidadelectronicos.com/)

o.    YoReparo.com lanzó en el año 2009 su página de Facebook: https://www.facebook.com/yoreparooficial/. Actualmente esta página de Facebook cuenta con más de 16,000 seguidores.

p.    Tan solo en el año 2013 el sitio web www.yoreparo.com generó en ingresos por Adsense USD$62.170,84.

q.    El nombre de dominio en disputa es confundiblemente similar con las marcas YoReparo y YoReparo.com.

r.     El Demandado registró el nombre de dominio en disputa de mala fe, con el propósito de confundir a los consumidores, ofreciendo repuestos y productos relacionados a la reparación de aparatos electrónicos.

s.    Antes de la creación del nombre de dominio en disputa, el sitio web del Demandante YoReparo.com, ya había tenido más de 622 millones visitas en el mundo entero y 35,8 millones de sesiones de usuarios en España (como consta en el Anexo 14 de la Demanda).

t.      Es claro que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa para aprovecharse de la popularidad masiva de las marcas y sitio del demandante, que para la fecha de registro del nombre de dominio en disputa (6 de noviembre de 2013), tenía 1.870.700 usuarios registrados.

u.    El Demandado no ha sido autorizado por el Demandante para hacer uso de sus marcas por licencia o ningún otro medio.

v.    El Demandado no tiene derechos o interés legítimo en el nombre de dominio en disputa.

w.   El Demandado utiliza el nombre de dominio en disputa, en relación con una actividad que no puede considerarse de buena fe.

x.    El Demandado está utilizando el nombre de dominio en disputa, para confundir a los clientes y para diluir la marca del Demandante.

y.    El Demandado, como una entidad de negocios jamás fue conocida por el nombre de dominio en disputa.

z.    De acuerdo con la base de datos de usuarios de la página web del Demandante (www.yoreparo.com), el Demandado tenía un usuario registrado desde el 22 de junio de 2012. Este registro se hizo con el email <jere@impextrom.com> y es un registro confirmado en la base de datos, lo cual quiere decir que hubo recepción de un Email de confirmación y se confirmó el registro desde el email jere@impextrom.com (como consta en el Anexo 17 de la Demanda).

aa. El Demandado era plenamente consciente de la existencia y reconocimiento de las marcas del Demandante cuando registró el nombre de dominio de mala fe, con la intención de obtener ganancias generando una confusión entre el público consumidor.

bb. El Demandante contactó al Demandado el 5 de Julio de 2016 a sus emails oficiales web@satvigo.com y satvigo@satvigo.com, solicitando que cese o desista de infringir y violar sus derechos. Sin embargo, el Demandante no ha recibido ninguna respuesta por parte del Demandado (como consta en el Anexo 15 de la Demanda).

 

B.           Demandado

a.    El registro de la marca YOREPARO.COM, no ha sido admitido todavía por la OEPM.

b.    El concepto que se desprende del nombre de dominio en disputa no responde a una idea o concepto inmaterial sino a una acción concreta “la de reparar”, que además se corresponde con la actividad que se pretende publicitar con el nombre de dominio en disputa.

c.    Tras decidirse el uso del nombre de dominio en disputa, el Demandado efectuó una búsqueda a través de páginas web, acerca de la existencia de otros con las que pudiese existir incompatibilidad o confusión, registrándose por ello un usuario en la página del Demandante.

d.    En modo alguno los nombres de dominio del Demandante y del Demandado pueden producir confusión en los usuarios, pues el contenido de los mismos, y por tanto las razones por las que se acude a ellos están perfectamente diferenciadas.

e.    Sin negar la similitud entre ambos dominios, no se crea confusión con respecto a los servicios y productos del Demandante, pues los productos y servicios ofrecidos por ambos dominios resultan fácilmente diferenciables.

f.     El Demandado tiene derechos e intereses legítimos en el nombre del dominio en disputa, por cuanto es el vehículo fundamental para dar publicidad a la actividad que desarrolla.

g.    No se cumple ninguno de los requisitos necesarios, para que se estime la existencia de la mala fe en el registro y uso del nombre de dominio, por cuanto el mismo no fue registrado para cederse o venderse, no tiene como finalidad impedirse el acceso al mismo, siempre ha estado activo, no tiene la finalidad de perturbar a un competidor porque las actividades desarrolladas no compiten entre sí, no existe marca previa del Demandante y el Demandante no demostró perjuicio económico.

           

C.           Memorial Adicional del Demandante

a.    El Demandante tiene derechos de marca no registrados en países con sistemas jurídicos de derecho civil y derecho común.

b.    Los consumidores principales de los servicios del Demandante son de habla hispana, ubicados en países de derecho civil, no obstante, el Demandante tiene un gran número de usuarios en países de derecho común, como Estados Unidos de América, el Reino Unido, Canadá, India, entre otros.

c.    Antes de la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, en el año 2013, el Demandante tenía aproximadamente seis (6) millones de usuarios por diferentes países de derecho común (Anexos 1 y 2 del Memorial Adicional del Demandante).

d.    Desde el 2005 se comenzaron a registrar usuarios en la página del Demandante, correspondientes a países de derecho civil y derecho común.

e.    En Estados Unidos de América existen 3.09.324 usuarios registrados.

f.     Diferentes libros de las marcas YoReparo y YoReparo.com, son distribuidos en países de derecho común, como lo son “Motherboards” de USERS Publisher, “El gran libro de la fotografía digital” de USERS Publisher, “Curso visual y práctico servicio técnico PC” de USERS Publisher, “Reparación de Componentes de USERS Publisher, y “curso teórico y práctico reparación de PC” de USERS Publisher.

g.    Esto aunado con el uso en países de derecho civil que son el cliente principal de los productos y servicios del Demandante, es suficiente para demostrar derechos en relación con la marca no registrada YoReparo.com.

 

DECISIONES

 

1.    El Demandante demostró la existencia de una solicitud de registro de marca YoReparo.com presentada el 1 de junio de 2016 ante la Oficina Española de Registros y Marcas (España) (como consta en el Anexo 1 de la Demanda) y el 1 de agosto de 2013 ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (República Oriental del Uruguay) (como consta en el Anexo 2 de la Demanda). Pese a no estar registrados, el Demandante además demostró derechos no registrados en relación con YoReparo.com tanto en países de derecho común como en países de derecho civil, con un uso extenso, tanto en el tipo de servicios, como el alcance y el número de usuarios registrados.

 

2.    El Demandando conocía, antes del registro del nombre de dominio en disputa, de la existencia de la marca YoReparo.com, pues tal como lo reconoció en la contestación de la Demanda, el Demandado se inscribió como usuario en YoReparo.com, por lo que es claro que conocía el signo distintivo, así como los servicios que se prestaban con el mismo, antes de el registro del nombre y aun así procedió con el registro del nombre de dominio en disputa para la prestación de servicios con conexidad competitiva.

 

3.    El nombre de dominio en disputa, perturba la actividad comercial de un competidor, pues para esto no es necesario la demostración de un perjuicio económico como lo pretende el Demandado.

 

4.    Adicionalmente, al utilizar el nombre de dominio en disputa y por medio de la confusión causada entre éste y los derechos sobre la marca no registrada previamente posicionada y adquirida del Demandante, el Demandado ha atraído con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web.

 

DEBATE

 

El párrafo 15(a) del Reglamento de Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (el “Reglamento”) obliga al presente Grupo Administrativo de Expertos a “decidir sobre una Demanda conforme a las declaraciones y los documentos presentados de acuerdo con la Política, con este Reglamento o con cualquier reglamento y principio de derecho que considere aplicables”.

 

El párrafo 4(a) de la Política obliga al Demandante a probar cada uno de los tres elementos siguientes con el fin de obtener una orden mediante la cual obligue a que un nombre de dominio se cancele o se transfiera:

 

(1)    el nombre de dominio registrado por el Demandado es idéntico o similar (hasta el punto de crear confusión) a una marca de productos o de servicios sobre la cual el Demandante tiene derechos;

(2)    el Demandado no tiene ningún derecho o interés legítimo respecto del nombre de dominio; y

(3)    el nombre de dominio ha sido registrado y utilizado de mala fe.

 

CUESTIÓN PRELIMINAR: LENGUAJE DEL PROCEDIMIENTO

 

El Párrafo 11 del Reglamento dispone:

 

“Idioma de los procedimientos

 

(a) A menos que las Partes acuerden lo contrario, o a menos que el Acuerdo de Registro especifique lo contrario, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del Acuerdo de Registro, y quedará sujeto a la autoridad del Panel determinar lo contrario, teniendo en consideración las circunstancias del procedimiento administrativo”. (Subrayas fuera del texto original).

 

De conformidad con la norma citada, el idioma del procedimiento debería ser el español, puesto que tanto la Demanda como la Contestación fueron presentadas en este idioma.

 

En consecuencia, se establece que será el español, y no el inglés, el idioma del presente procedimiento administrativo.

 

• NOMBRE DE DOMINIO IDÉNTICO O SIMILAR HASTA EL PUNTO DE CREAR CONFUSIÓN

 

El Demandante alega tener derechos sobre las marcas YoReparo y YoReparo.com desde 2002.

 

a) Existencia de la marca YoReparo y YoReparo.com al momento del registro del nombre de dominio en disputa «yoloreparo.com»

 

Es importante recalcar que el Parágrafo 4(a) de la Política requiere la existencia de una marca para proceder con la reclamación.

 

La definición mundialmente aceptada de marca destaca como elemento de mayor relevancia a la distintividad. La distintividad le da al signo la capacidad de identificar productos y servicios en el mercado y de diferenciarlos de los productos y servicios de los demás participantes en el mercado[i].

 

Los derechos de Propiedad Industrial son adquiridos por registro ante la oficina competente en la mayoría de las jurisdicciones del mundo. Cuando una marca es registrada, se le concede al signo la presunción de fuerza distintiva y al propietario se le otorga el derecho exclusivo del uso sobre el signo, que a su vez le permite impedir que terceros usen la marca registrada o cualquier signo confundible con éste[ii].

 

Sin embargo, la Política no discrimina entre marcas registradas y no registradas. En efecto, establece que el Demandante no requiere ser el titular de un registro de marca para invocar la protección ofrecida por la Política. Es suficiente en ciertas jurisdicciones de common law (derecho común), como es el caso de los Estados Unidos de América, que el Demandante tenga derechos sobre una marca no registrada para que sobre ésta se puedan ejercer acciones de defensa y protección legal[iii], con base únicamente en su uso en el comercio.

 

Así mismo, diferentes Páneles han reconocido la existencia de derechos sobre marcas no registradas, incluso proviniendo de jurisdicciones derecho civil[iv], lo cual se demuestra, como se haría para el caso del secondary meaning, esto es, por medio del uso constante, continuo y amplio de forma que del mismo se desprenda el reconocimiento del signo para identificar los servicios o productos ofrecidos[v].

 

Por lo tanto, debe demostrar el Demandante sus derechos sobre la marca al momento del registro del nombre de dominio en disputa.

 

En el presente caso, tal como lo afirma el Demandado, el Demandante no cuenta con un registro de marca. Sin embargo, presentó pruebas de uso de las marcas YoReparo y YoReparo.com desde 2002. Por lo tanto, es necesario establecer si las pruebas son suficientes para determinar que el Demandante tiene una marca no registrada, que pueda ser protegida con base en los criterios establecidos para las marcas de derecho común.

 

De las páginas citadas por el Demandante en su Demanda, así como de las pruebas aportadas en la misma, se puede observar lo siguiente:

 

ü  El Demandante registró y ha usado continuamente en el comercio el nombre de dominio YoReparo.com desde 2002 en el cual consta el uso de su marca (como consta en el Anexo 3).

 

ü  El Demandante presta servicios y comercializa productos por medio de la página a la que redirecciona su nombre de dominio YoReparo.com, tales como la publicación de libros de YoReparo.com, manuales y cursos en línea sobre reparación de aparatos electrónicos.

 

ü  La página a la que redirecciona el nombre de dominio YoReparo.com recibe más de 6 millones de visitas a páginas por mes (como consta en el Anexo 11).

 

ü  La página a la que redirecciona el nombre de dominio YoReparo.com está posicionada en el ranking global de sitios web de Alexa.com como uno de los sitios más visitado en la categoría Mundo, en Español, para la temática de Tecnología.

 

ü  Las marcas del Demandante han sido reconocidas por diferentes medios por la importancia en asuntos de tecnología (como se puede verificar en la página: edant.clarin.com/suplementos/informatica/2007/02/07/f-01358667.htm y como se puede verificar en la página: https://web.archive.org/web/20031118201944/http://www.comunidadelectronicos.com/).

 

ü  Antes de la creación del nombre de dominio en disputa el sitio web del Demandante, YoReparo.com contaba con más de 622 millones visitas en el mundo entero y 35,8 millones de sesiones de usuarios en España (como consta en el Anexo 14).

 

ü  La página de Facebook del Demandante se lanzó en el año 2009 su página de: https://www.facebook.com/yoreparooficial/. Actualmente esta página de Facebook cuenta con más de 16,000 seguidores.

 

ü  El Demandante cuenta con 5.927.700 de usuarios, provenientes de países de derecho común (Anexos 1 y 2 del del Memorial Adicional del Demandante).

 

ü  Igualmente, el Demandante demostró ventas de sus libros y cursos en Estados Unidos de América y Canadá, continuas y extensas desde el 2010 (Anexo 3 del del Memorial Adicional del Demandante).

 

En repetidas ocasiones, los Páneles han determinado el tipo de prueba necesaria para el reconocimiento de una marca con base en el derecho común, lo cual aplica entonces cuando es necesario determinar si un Demandante tiene derechos en relación con un signo no registrado:

 

“Los derechos marcarios basados en derecho común, se obtienen con el uso de la marca para identificar ciertos productos o servicios en el comercio y distinguirlos de aquellos de los competidores. Los derechos marcarios basados en derecho común, pueden ser demostrados por medio de uso extensivo y continuo, suficiente para identificar unos productos o servicios particulares y relacionarlos con un origen empresarial.

 

(…)

 

Las pruebas presentadas deben demostrar que la marca ha adquirido un significado secundario (secondary meaning), por ejemplo, que el público asocia la marca con los servicios prestados por el Demandante. El Panel considera como pruebas relevantes para demostrar el significado secundario, los ingresos, la publicidad y el reconocimiento en medios de comunicación, entre otros.

 

(…)

 

Los derechos marcarios basados en derecho común, deben probarse con pruebas fuertes y serias del constante uso y reconocimiento del público objetivo de los productos y servicios ofrecidos”[vi] (traducción del Experto).

 

En el presente caso se observa en primer lugar que, el público objetivo, es el público de habla hispana, debido a que la información, los cursos, los libros y demás servicios ofrecidos se encuentran en español. En segundo lugar, el público objetivo son los técnicos y personas que ofrecen servicios de reparación.

 

Siendo el público objetivo, (que es el único relevante para determinar la distintividad de la marca), tan supremamente limitado, el número de usuarios registrados con los que cuenta el Demandante es una cifra nada despreciable. Nada más los usuarios registrados en Estados Unidos de América, país cuyo idioma oficial es el inglés, superan la cifra total de habitantes de Uruguay, país de origen del Demandante.

 

Igualmente, las ventas de libros y cursos en Estados Unidos y Canadá, registrados desde 2010, demuestran el uso continuo y constante del signo, no sólo en el mundo hispano, sino además en países de derecho común.

 

De la misma forma, el número de visitas registradas a la página web del Demandante, (622 millones de visitas), permite determinar que existe un reconocimiento y que, en efecto, los consumidores buscan al Demandante para el asesoramiento y aprendizaje de asuntos técnicos y de reparación. Esto lo soporta adicionalmente, el posicionamiento de la marca en Alexa en la categoría de tecnología.

 

Las demás pruebas presentadas por el Demandante (como el número de seguidores en Facebook, las publicaciones en diferentes medios y referencias de prensa de la marca YoReparo.com, los ingresos por AdSense y las ventas, entre otros), tanto en la demanda como en el memorial adicional, sustentan con mayor claridad el alcance del reconocimiento, recorrido y trayectoria que tiene la marca YoReparo.com.

 

En consecuencia, este Panel considera que, si bien no existe un registro de marca a favor del Demandante, en el presente asunto estamos ante una marca, que satisface los requisitos del significado secundario para obtener dicho reconocimiento, con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa.

 

b) Confundibilidad entre la marca YoReparo.com del Demandante y el nombre de dominio en disputa «yoloreparo.com»

 

El Demandante afirma que el nombre de dominio en disputa es confundible con sus marcas debido a que la inclusión de la palabra “lo” no es suficiente para generar diferencias entre los signos.

 

Antes que nada, el Experto quiere señalar que los dominios genéricos de nivel superior (gTLD), como por ejemplo “.com,” “.biz,” “.edu,” “.org”, no pueden ser tenidos en cuenta al momento de determinar la identidad o semejanza del nombre de dominio en disputa con la marca registrada. Expertos de UDRP han aceptado de forma unánime que la inclusión de cualquier “gTLD” en los nombres de dominio no es un factor diferenciador al analizar la identidad o confundibilidad del nombre de dominio en disputa con la marca de la demandante[vii]. En efecto, los gTLD y ccTLD son simplemente un requisito de registro y de funcionamiento de cualquier nombre de dominio[viii].

 

En el caso concreto se observa que el nombre de dominio en disputa incorpora y reproduce en su totalidad la marca YoReparo.com de titularidad de la Demandante, sin agregar ningún elemento distintivo adicional, generando que el nombre de dominio en disputa sea confundible con la marca de la Demandante.

 

Tiene razón el Demandante al afirmar que la inclusión de la partícula “lo”, no genera diferencia entre los signos, pues, se mantiene la reproducción de la marca previamente registrada, así como el concepto que se desprende del signo.

 

En consecuencia, el Experto considera que en el presente caso, el nombre de dominio en disputa es confundible con la marca YoReparo.com del Demandante y por esta razón se encuentra probado el primer elemento del párrafo 4(a) de la Política.

 

• DERECHOS O INTERESES LEGÍTIMOS

 

a)            Caso Prima Facie

 

En relación con el segundo elemento del párrafo 4(a) de la Política, previos expertos UDRP han sostenido unánimemente que requerir que el demandante pruebe la carencia de derechos o legítimo interés del demandado sobre el nombre de dominio en disputa es en los más de los casos una tarea imposible. No sólo es una negación indeterminada, sino que además requiere el acceso a información que en su mayoría se encuentra en poder del demandado[ix].

 

En el caso Julian Barnes -v-. Old Barn Studios Limited[x], el experto sostuvo:

 

“Está obligado el Demandado a aportar pruebas, si el Demandante es el responsable de demostrar los tres elementos del párrafo 4 de la Política? Mientras que la carga global de la prueba recae sobre el Demandante, este elemento implica que el Demandante debe probar cosas que se encuentran en el poder y conocimiento del Demandado. Se trata del Demandante en la imposible tarea de demostrar una negación indeterminada. A juicio del Experto, el enfoque correcto es el siguiente: el Demandante formula la acusación y presenta lo que puede demostrar (por ejemplo, que tiene los derechos sobre el nombre, que según su leal saber y entender el Demandado no tiene derechos sobre el nombre, que no ha dado ningún permiso al Demandado). A menos que la acusación sea manifiestamente desacertada, el Demandado debe responder y ahí es donde el párrafo 4 (c) de la Política aplica. Si el Demandado no demuestra sus derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio, la demanda prospera en este aspecto”[xi] (traducción del Experto).

 

Así las cosas, se requiere que la Demandante haga un caso prima facie en el sentido de determinar que el Demandado carece de derechos o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez se haga el caso prima facie, corresponde al Demandado probar sus derechos o interés legítimo[xii]. Si el Demandado no demuestra sus derechos o interés legítimo, la Demandante habrá cumplido con el segundo elemento del parágrafo 4(a) de la Política.

 

La Demandante afirma que el Demandado no tiene derechos ni interés legítimo en el nombre de dominio en disputa: i) el Demandado no ha sido autorizado por el Demandante para hacer uso de la marca YoReparo.com o similares para la identificación de sus productos o servicios; ii) el Demandado no utiliza el nombre de dominio en relación a una oferta bona fide de bienes o servicios; iii) El Demandado está utilizando el nombre de dominio en disputa para confundir a los clientes, y para diluir la marca del demandante haciéndose pasar como asociado o conectado con el demandante, en el mismo mercado, y al mismo segmento de público en el cual el demandante opera; iv) el Demandado conocía del negocio del Demandante antes de realizar el registro del nombre de dominio en disputa; v) el Demandado, como una entidad de negocios jamás fue conocido por el nombre de dominio en disputa; y vi) el registro del nombre de dominio por parte del Demandado estuvo dirigido a capitalizar la gran popularidad, reputación, y buena fama de las marcas del Demandante, confundiendo y engañando a los consumidores, llevándolos a pensar que el nombre de dominio en disputa y los servicios ofrecidos por él tienen algún tipo de relación con y/o están asociados con el Demandante.

 

De conformidad con las anteriores afirmaciones, el Experto considera que la Demandante satisfizo los requerimientos del caso prima facie y corresponde al Demandado probar sus derechos o intereses legítimos.

 

b)           Derechos o interés legítimo del Demandado respecto del nombre de dominio en disputa

 

De conformidad con el Parágrafo 4(c) de la Política, las siguientes circunstancias demuestran el interés legítimo del Demandado en el nombre de dominio en disputa:

 

“i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o

 

ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o

 

iii) usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro”.

 

El Demandante alega que el Demandado no tiene un interés legítimo en el nombre de dominio en disputa y que pretende capitalizar el prestigio, reputación y clientela del Demandante.

 

En efecto, el nombre de dominio en disputa redirecciona a una página Web que representa lo siguiente:

 

ü  En la parte superior izquierda de la pantalla, aparece un logo de una gallona y la expresión: “NadueMeLlamaGallina.com”, en la parte inmediatamente inferior a la expresión antes señalada aparece la frase: “porque tu lo arreglas”.

 

ü  En la parte superior derecha aparecen los vínculos: “manuales de reparación”, “solicite un manual” y “solicite su box”.

 

ü  En la parte inferior de la página aparecen tres secciones, denominadas: “manuales de reparación”, “tienda on-line central de repuestos” y “centro de reparaciones”.

                                       

Se observa de esta forma, que el Demandante tiene razón al afirmar que el Demandando no es conocido por el nombre de dominio en disputa, pues una vez en la página antes descrita se observa que el Demandado realmente se identifica con el nombre de dominio «nadiemellamagallina.com» el cual usa con un diseño especial en su página.

 

A su vez, el Demandado no presentó prueba alguna en relación con las circunstancias especificadas en el parágrafo 4(c) de la Política, o cualquier otra razón que fundamentara un derecho o interés legítimo en el nombre de dominio en disputa.

 

La única defensa que pretende para justificar legítimo interés en el nombre de dominio, es que los servicios prestados son absolutamente diferentes. No obstante, se observa de las pruebas presentadas por el Demandante, que, en efecto, los servicios tienen conexidad competitiva, por tratarse de ayudas para la reparación y servicio técnico.

 

Así, se concluye que el Demandado no tiene pruebas que permitan inferir que tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa.

 

Con base en los siguientes argumentos, el Experto considera que el Demandado no tiene derechos o interés legítimo respecto del nombre de dominio en disputa:

 

(i)        No existe prueba alguna que demuestre que el Demandado está haciendo uso de buena fe del nombre de dominio en disputa, en relación con la oferta de productos o servicios.

 

En efecto, cuando se hace uso de un nombre de dominio confundible con una marca previamente adquirida, para la prestación de servicios con conexidad competitiva, es un uso que no se puede considerar de buena fe[xiii], como lo exige la Política, porque pretende capitalizar el prestigio de una marca previamente obtenida.

 

(ii)       El Demandado no presentó prueba de uso legítimo del nombre de dominio en disputa en la operación de su negocio. Igualmente, la página a la que redirecciona el nombre de dominio en disputa, claramente hace referencia al nombre de dominio «nadiemellamagallina.com», que además también redirecciona al nombre de dominio en disputa. De esta forma, es claro que el Demandado bien podría prestar los mismos servicios por medio de otro nombre de dominio.

 

(iii)      No existe prueba alguna que demuestre que la Demandante licenció o permitió de cualquier forma al Demandado el uso de la marca YoReparo.com.

 

(iv)      No existe prueba alguna que acredite que el Demandado es o ha sido comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa.

 

(v)       No existe prueba alguna que acredite al Demandado como titular de un derecho de marca en relación con el nombre de dominio en disputa.

 

(vi)      El nombre de dominio en disputa es confundible con la marca YoReparo.com del Demandante.

 

(vii)    No existe prueba alguna que indique que el Demandado está haciendo uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.

 

(viii)   Existe prueba que el Demandado conocía el negocio del Demandante antes del registro del nombre de dominio en disputa y aun así decidió proceder con el registro del mismo.

 

En consecuencia, el Demandado no probó sus derechos o interés legítimo en el nombre de dominio en disputa. Por lo tanto, este Experto considera que se encuentra probado el elemento del parágrafo 4(a)(ii) de la Política.

 

• REGISTRO Y USO DE MALA FE

 

El Parágrafo 4(b) de la Política, enuncia las siguientes circunstancias bajo los cuales se puede establecer un registro y uso de mala fe:

 

i)             Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

 

ii)            usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o

 

iii)           usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

 

iv)           al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.

 

El Demandante afirma que existe mala fe del Demandado en el registro y uso del nombre de dominio en disputa por cuanto el mismo se registró con la intención de obtener ganancias generando una confusión por la similitud con las marcas del Demandante.

 

En este caso, se observa que la escogencia del nombre de dominio en disputa no fue casual o aleatoria, debido a que el Demandado conocía el nombre de dominio del Demandante y su operación, pues el Demandado tenía un usuario registrado desde el 22 de junio de 2012 en la página del Demandante (como consta en el Anexo 17 de la Demanda), y así lo aceptó el Demandando en su contestación. Por lo tanto, el Demandado estaba al tanto de la existencia de la marca YoReparo.com.

 

Igualmente, el uso del nombre de dominio en disputa es de mala fe por cuanto pretende atraer a los usuarios con base en la confusión generada con la marca del Demandante y para ofrecer servicios que tienen conexidad competitiva con aquellos ofrecidos por el Demandante.

 

Finalmente, la mala fe se evidencia en que el Demandante contactó al Demandado el 5 de Julio de 2016 solicitando que el Demandado desistiera de su infracción, a lo que el Demandado no dio respuesta alguna (como consta en el Anexo 15 de la Demanda).

 

Debido a las pruebas presentadas por el Demandante, y teniendo en cuenta que el conocimiento previo del Demandado en relación con la actividad del Demandante y la identificación los servicios del Demandante con la marca YoReparo.com, se le concede razón a la Demandante en el sentido de entender que el Demandado conocía la marca YoReparo.com al momento del registro del nombre de dominio en disputa.

 

Por lo tanto, el Demandado deliberadamente utilizó la marca de un tercero y la registró como nombre de dominio con el fin de beneficiarse económicamente con éste hecho. Sólo el usar la marca de un tercero en un nombre de dominio puede ser considerado, en circunstancias como las existentes en este caso, de mala fe[xiv].

 

El Demandado sabe que la forma fácil y efectiva de desviar usuarios y obtener ganancias es usar una marca reconocida de un tercero, como la del Demandante.

 

Como se puede observar el nombre de dominio en disputa perturba la actividad comercial de la Demandante y con el nombre de dominio en disputa el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la afiliación de su sitio Web con la marca. Estas conductas prueban que el registro y la utilización del nombre de dominio en disputa ha sido de mala fe.

 

En consecuencia, los tres elementos del parágrafo 4(a) de la Política se encuentran satisfechos en el presente caso.

 

DECISIÓN

 

Una vez establecidos los tres elementos requeridos por la Política de la ICANN, el Grupo Administrativo de Expertos resuelve que la petición debe ser CONCEDIDA.

 

Por consiguiente, se decide que el nombre de dominio en disputa «yoloreparo.com» sea TRANSFERIDO por el Demandado al Demandante.

 

Fernando Triana, Experto

Fecha: 13 de octubre de 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

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