DECISIÓN

 

Disney Enterprises, Inc. v. Manuel José Sos Gallén / Pipeline Software 2000, S.L.

Demanda número: FA1610001696855

 

LAS PARTES

 

El Demandante es Disney Enterprises, Inc. (el “Demandante”), presentado por J. Andrew Coombs de J. ANDREW COOMBS, Glendale, California, Estados Unidos de América. El Demandado es Manuel José Sos Gallén / Pipeline Software 2000, S.L. (el “Demandado”) de Castellón, España.

 

REGISTRADOR Y NOMBRE DE DOMINIO EN DISPUTA

 

El nombre de dominio en disputa es «crucerosdisney.com» registrado con Entorno Digital, S.A

 

GRUPO ADMINISTRATIVO DE EXPERTOS

 

El abajo firmante certifica que actúa independiente e imparcialmente y que, dentro de su conocimiento, su posición de miembro del presente Grupo Administrativo de Expertos no se encuentra en conflicto de intereses con el presente procedimiento.

 

Fernando Triana, como miembro del Grupo Administrativo de Expertos.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

El día 5 de octubre de 2016, el Demandante presentó una Demanda ante el Foro Nacional de Arbitraje mediante comunicación electrónica. El 5 de octubre de 2016 el Foro recibió el pago respectivo. La Demanda fue presentada en español e inglés.

 

El 17 de octubre de 2016, Entorno Digital, S.A., confirmó mediante correo electrónico enviado al Foro Nacional de Arbitraje que: (i) el nombre de dominio en disputa «crucerosdisney.com» está registrado con Entorno Digital, S.A., y (ii) el Demandado es el Registrante actual del nombre de dominio en disputa. Entorno Digital, S.A., ha informado que el Acuerdo de Registro se encuentra en español. Entorno Digital, S.A., ha verificado que el Demandado se encuentra obligado por el contrato de registro de Entorno Digital, S.A., y, de ese modo, se obliga a resolver cualquier controversia relativa al nombre de dominio en disputa, iniciada por terceros, de acuerdo con la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet o ICANN (la “Política”).

 

El 18 de octubre de 2016, el Foro envió mediante correo electrónico a todas las entidades y personas enumeradas en el Registro del Demandado, como contactos técnicos, administrativos y de facturación, así como a postmaster@crucerosdisney.com, la versión en español de la Demanda junto con todos sus Anexos, incluyendo una Notificación Escrita de la Demanda y le dio al Demandado hasta el 7 de noviembre de 2016, para que diera respuesta a la Demanda.

 

Asimismo, el 18 de octubre de 2016, la versión en español de la Notificación Escrita de la Demanda, donde se informaba al Demandado sobre las direcciones de correo electrónico y la fecha límite de Respuesta fue remitida al Demandante mediante correo y fax, y a todas las entidades y personas enumeradas en el listado de registro del Demandado, como contactos técnicos, administrativos y de facturación.

 

El 2 de noviembre de 2016, el Foro recibió dos correos electrónicos del Demandado que no cumplían con los requisitos establecidos en el literal (c) del párrafo 5 de las Reglas Suplementarias del Foro Nacional de Arbitraje. Por lo tanto, el Foro entendió que el Demandado no contestó la Demanda y envió a las partes una Notificación de Incumplimiento.

 

De conformidad con la petición del Demandante de que un solo miembro del Grupo Administrativo de Expertos solucione la controversia, el 8 de noviembre de 2016, el Foro de Arbitraje designó a Fernando Triana como Experto.

 

Una vez revisados los datos relativos a las notificaciones, el “Grupo Administrativo de Expertos” encuentra que el Foro Nacional de Arbitraje ha cumplido con la obligación contenida en el párrafo 2(a) del Reglamento de Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (vigente a partir del 1 de marzo de 2010) “de emplear medios razonables disponibles para cumplir con la notificación al Demandado” a través del envío de la Notificación por Escrito, tal y como se define en la Regla 1.

 

PETICIÓN

 

El Demandante solicita que el nombre de dominio sea en disputa sea transferido del Demandado al Demandante.

 

CONTROVERSIAS DE LAS PARTES

 

A.           Demandante

a.    El Demandante ha sido por muchos años el propietario exclusivo de las marcas DISNEY, en el mundo, incluyendo España.

b.    Las marcas DISNEY para identificar servicios de cruceros, de la clase 39 internacional, está registrada en los Estados Unidos de América, desde 1999 (Anexo F de la Demanda).

c.    La marca DISNEY está registrada en España, para identificar productos de la clase 16 internacional desde 1967.

d.    El Demandante es un productor de bienes y prestador de servicios de entretenimiento infantil que gestiona una compañía de cruceros con puertos en todo el mundo, incluyendo España.

e.    El Demandante es titular de diferentes nombres de dominio, entre los que se encuentran, disney.com, disneycruises.com y disneyvacation.com, desde por lo menos 1990 (Anexo H de la Demanda).

f.     La marca DISNEY es famosa en todo el mundo.

g.    El nombre de dominio en disputa es confundible con la marca DISNEY debido a que la incorpora totalmente, añadiendo la palabra genérica CRUCEROS que no le otorga distintividad.

h.    El Demandado carece de derechos o interés legítimo respecto del nombre de dominio en disputa.

i.      El Demandante no ha autorizado al Demandado para hacer uso de la marca DISNEY en el nombre de dominio en disputa.

j.      El Demandado ha registrado y utilizado el nombre de dominio en disputa para infringir los derechos y beneficiarse de la reputación del Demandante.

k.    El Demandado usa el nombre de dominio en disputa para redireccionar a los usuarios a una página con vínculos del Demandante y de la competencia (Anexo I de la Demanda).

l.      El uso del nombre de dominio en disputa no es una oferta de buena fe de productos o servicios, pues es la explotación de la fama de DISNEY ajena.

m.   El Demandado no hace un uso justo o no comercial del nombre de dominio en disputa.

n.    El Demandado escogió una marca famosa para el nombre de dominio en disputa, sabiendo que el público creería que el nombre de dominio en disputa pertenece realmente al titular de la marca y no a un tercero.

o.    El Demandado no es ni ha sido popularmente conocido por el nombre de dominio en disputa.

p.    El registrar el nombre de dominio en disputa, conociendo el verdadero titular de la marca y sin tener autorización del mismo para el efecto, constituye mala fe, pues incumple el acuerdo de servicio con el registrados, al afirmar falsamente que con: “el registro del nombre de dominio no infringe ni viola de otra manera los derechos de un tercero”.

q.    El Demandado está utilizando el nombre de dominio para atraer clientes y un consecuente beneficio comercial, a costa de la confusión causada con la marca notoria DISNEY.

r.     Los servicios ofrecidos por medio del nombre de dominio en disputa son competencia de aquellos ofrecidos con la marca DISNEY.

s.    Tras haber recibido notificación del Demandante en relación con el uso no autorizado de la marca DISNEY, el Demandado continuó dicho uso.

 

B.           Demandado

 

El 2 de noviembre de 2016, el Foro recibió dos correos electrónicos del Demandado que no cumplían con los requisitos establecidos en el literal (c) del párrafo 5 de las Reglas Suplementarias del Foro Nacional de Arbitraje. Por lo tanto, el Foro entendió que el Demandado no contestó la Demanda. En los emails, el Demandado argumenta:

 

a.    El del nombre de dominio en disputa es facilitar a los usuarios finales el acceso a 3.500 agencias de viajes españolas que comercializan –entre otros productos- los Cruceros Disney.

b.    Pipeline Software no comercializa ni media en la comercialización de ningún servicio turístico, limitándose a prestar servicios tecnológicos a las agencias de viajes.

c.    El Demandado registró el dominio el 18 de junio de 2007. Durante 9 años, el uso del dominio ha sido el mismo.

d.    El nombre de dominio en disputa nunca se ha utilizado de mala fe ni ha tenido ningún otro objetivo que la prestación a nuestros clientes de un servicio técnico que les facilite la comercialización de los productos de Cruceros Disney de acuerdo con sus contratos comerciales.

e.    El Demandado nunca ha recibido reclamación sobre el nombre de dominio en disputa.

           

DECISIONES

 

1.    El Demandante demostró la de la marca DISNEY desde 1967 en España para la identificación de productos de la clase 16 internacional y desde 1999 en los Estados Unidos de América para la identificación de servicios de cruceros de la clase 39 internacional.

 

2.    La marca DISNEY es mundialmente conocida y reconocida, así como notoria para los servicios de entretenimiento infantil.

 

3.    Dada la notoriedad de la marca del Demandante, el Demandando conocía, o debía conocer, antes del registro del nombre de dominio en disputa, de la existencia de la marca DISNEY.

 

4.    El Demandado no tiene derechos o interés legítimo en el nombre de dominio en disputa, pues el uso que le da al mismo no puede ser considerado como una oferta comercial de buena fe.  

 

5.    Al utilizar el nombre de dominio en disputa y por medio de la confusión causada entre éste y la marca notoria DISNEY, el Demandado ha atraído con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, ofreciendo servicios del Demandante y de sus competidores.

 

DEBATE

 

El párrafo 15(a) del Reglamento de Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (el “Reglamento”) obliga al presente Grupo Administrativo de Expertos a “decidir sobre una Demanda conforme a las declaraciones y los documentos presentados de acuerdo con la Política, con este Reglamento o con cualquier reglamento y principio de derecho que considere aplicables”.

 

El párrafo 4(a) de la Política obliga al Demandante a probar cada uno de los tres elementos siguientes con el fin de obtener una orden mediante la cual obligue a que un nombre de dominio se cancele o se transfiera:

 

(1)    el nombre de dominio registrado por el Demandado es idéntico o similar (hasta el punto de crear confusión) a una marca de productos o de servicios sobre la cual el Demandante tiene derechos;

(2)    el Demandado no tiene ningún derecho o interés legítimo respecto del nombre de dominio; y

(3)    el nombre de dominio ha sido registrado y utilizado de mala fe.

 

CUESTIÓN PRELIMINAR: LENGUAJE DEL PROCEDIMIENTO

 

El Párrafo 11 del Reglamento dispone:

 

“Idioma de los procedimientos

 

(a) A menos que las Partes acuerden lo contrario, o a menos que el Acuerdo de Registro especifique lo contrario, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del Acuerdo de Registro, y quedará sujeto a la autoridad del Panel determinar lo contrario, teniendo en consideración las circunstancias del procedimiento administrativo”. (Subrayas fuera del texto original).

 

De conformidad con la norma citada, el idioma del procedimiento debería ser el español, puesto que tal como consta en el Acuerdo de Registro y en la verificación realizada por el Registrador, el idioma del Acuerdo de Registro es español.

 

En consecuencia, se establece que será el español, y no el inglés, el idioma del presente procedimiento administrativo.

 

PÁRRAFO 2 DE LA POLÍTICA

 

Un asunto importante es identificar el periodo relevante para considerar y evaluar los derechos y legítimo interés del Demandado, así como su mala fe.

 

El párrafo 2 de la Política que regula este asunto, establece:

 

“Mediante el acto de solicitar el registro de un nombre de dominio o la conservación o renovación de un registro de nombre de dominio, usted declara y garantiza al registrador que a) las declaraciones que ha efectuado en su acuerdo de registro son completas y exactas;  b)  a su leal saber y entender, el registro del nombre de dominio no infringe ni viola de otra manera los derechos de un tercero;  c) no registra el nombre de dominio con fines ilícitos y d) no utilizará a sabiendas el nombre de dominio para infringir cualquier legislación o reglamento aplicables.  A usted le corresponderá determinar si su registro de nombre de dominio infringe o viola los derechos de un tercero” (traducción del Experto).

 

Las obligaciones dispuestas en el párrafo 2 de la Política, aplican cuando se registra el nombre de dominio, así como cuando se renueva, debido a que la Política pretende ser cumplida a lo largo del registro del nombre de dominio.

 

El Experto en Octogen Pharmacal Co., Inc. vs. Domains By Proxy, Inc. / Rich Sanders and Octogen e-Solutions, explicó el párrafo 2 de la Política, como se observa a continuación:

 

“A consideración del Experto, esta disposición no sólo impone un deber por parte del registrante de conducir una investigación al momento del registro, sino que también incluye una declaración y garantía de parte del registrante que no usa o usará el nombre de dominio en violación de ninguna ley o regulación. Esto impone en el registrante un deber continuado de asegurar que el nombre de dominio no se usa en violación de los derechos de terceros y claramente incluye los derechos de propiedad intelectual y las leyes que los protegen, como el derecho de autor y el derecho marcario. Esta declaración y garantía no está limitada al momento en que el registrante registra el nombre de dominio, por el contrario, se extiende al uso del nombre de dominio en el futuro. Esta obligación es parte integral de la Política, y no puede ser ignorada. Una parte puede registrar o adquirir un nombre de dominio de buena fe, y aun así usar el nombre de dominio en el futuro de forma que las declaraciones y garantías que el registrante hizo al momento del registro se entiendan violadas. Si una parte usa el nombre de dominio en el futuro de forma que genere cuestionamientos del cumplimiento de dicha parte en relación con las declaraciones y garantías, esto puede ser entendido como registro de mala fe retroactivo”[i] (traducción del Experto).

 

En consecuencia, un nombre de dominio no sólo debe ser registrado de conformidad con los requerimientos del párrafo 2 de la Política, sino que también su renovación debe cumplir con los mismos estándares. Así, los requerimientos de la Política pueden ser estudiados no sólo al momento del registro, sino que también, cada vez que el nombre de dominio es renovado, casi como si fuera un nuevo registro.

 

De hecho, es muy importante hacer énfasis en que el párrafo 2 de la Política, establece que el registrante declara y garantiza que, cuando solicita el registro de un nombre de dominio o cuando realiza actividades de conservación o renovación, no infringirá o violará de ninguna forma, los derechos de terceros.

 

El Experto en Eastman Sporto Group LLC v. Jim and Kenny, determina el alcance del párrafo 2 de la Política, de la siguiente forma:

 

“El párrafo 2 no distingue entre la fecha inicial de registro y las subsequentes solicitudes de renovación – las obligaciones de sus términos aplican a todas esas fechas”[ii] (traducción del Experto).

 

Adicionalmente, el registro de buena fe, no necesariamente significa la renovación de buena fe, tal como lo concluyó el Experto en PAA Laboratories GmbH v. Printing Arts America:

 

“La renovación abusiva de un registro es un acto que el Experto considera conforme con el párrafo 4(a)(iii) de la Política. El beneficio de un registro original de buena fe no debe ser perpetuo al punto que pueda encubrir a los sucesores en título y posesión mucho después que el registro original haya expirado”[iii] (traducción del Experto).

 

Por lo tanto, los elementos de la Política pueden ser estudiados al momento del registro o de la renovación, de acuerdo con las circunstancias específicas del caso.

 

• NOMBRE DE DOMINIO IDÉNTICO O SIMILAR HASTA EL PUNTO DE CREAR CONFUSIÓN

 

El Demandante alega tener derechos sobre la marca DISNEY.

 

a) Existencia de la marca DISNEY al momento del registro del nombre de dominio en disputa «crucerosdisney.com»

 

Es importante recalcar que el Parágrafo 4(a) de la Política requiere la existencia de una marca para proceder con la reclamación.

 

La definición mundialmente aceptada de marca destaca como elemento de mayor relevancia a la distintividad. La distintividad le da al signo la capacidad de identificar productos y servicios en el mercado y de diferenciarlos de los productos y servicios de los demás participantes en el mercado[iv].

 

Los derechos de Propiedad Industrial son adquiridos por registro ante la oficina competente en la mayoría de las jurisdicciones del mundo. Cuando una marca es registrada, se le concede al signo la presunción de fuerza distintiva y al propietario se le otorga el derecho exclusivo del uso sobre el signo, que a su vez le permite impedir que terceros usen la marca registrada o cualquier signo confundible con éste[v].

 

Sin embargo, la Política no discrimina entre marcas registradas y no registradas. En efecto, establece que el Demandante no requiere ser el titular de un registro de marca para invocar la protección ofrecida por la Política. Es suficiente en ciertas jurisdicciones de common law (derecho común), como es el caso de los Estados Unidos de América, que el Demandante tenga derechos sobre una marca no registrada para que sobre ésta se puedan ejercer acciones de defensa y protección legal[vi], con base únicamente en su uso en el comercio.

 

En el presente caso, el Demandante demostró su derecho sobre la marca DISNEY registrada en los Estados Unidos de América, desde 1999 para identificar cruceros de la clase 39 internacional y en España desde 1967 para identificar productos de la clase 16 internacional, entre otros, de conformidad con el Anexo F de la Demanda.

 

Los certificados de registro marcario incluidos en el Anexo F de la Demanda, son evidencia clara y concluyente del derecho de propiedad de la Demandante sobre las marcas DISNEY y del derecho exclusivo del Demandante a usarlas en relación con los servicios de las clases 39, 41 y 42 internacional y productos de la clase 9 y 16 internacional.

 

En consecuencia, el Experto concluye que el Demandante demostró sus derechos en relación con la marca DISNEY para efectos del párrafo 4(a)(i) de la Política.

 

b) Confundibilidad entre la marca DISNEY del Demandante y el nombre de dominio en disputa «crucerosdisney.com»

 

El Demandante afirma que el nombre de dominio en disputa es confundible con sus marcas debido a que la inclusión de la palabra genérica “cruceros” no es suficiente para generar diferencias entre los signos.

 

Antes que nada, el Experto quiere señalar que los dominios genéricos de nivel superior (gTLD), como por ejemplo “.com,” “.biz,” “.edu,” “.org”, no pueden ser tenidos en cuenta al momento de determinar la identidad o semejanza del nombre de dominio en disputa con la marca registrada. Expertos de UDRP han aceptado de forma unánime que la inclusión de cualquier “gTLD” en los nombres de dominio no es un factor diferenciador al analizar la identidad o confundibilidad del nombre de dominio en disputa con la marca de la demandante[vii]. En efecto, los gTLD y ccTLD son simplemente un requisito de registro y de funcionamiento de cualquier nombre de dominio[viii].

 

En el caso concreto se observa que el nombre de dominio en disputa incorpora y reproduce en su totalidad la marca DISNEY de titularidad de la Demandante, sin agregar ningún elemento distintivo adicional, generando que el nombre de dominio en disputa sea confundible con la marca de la Demandante. En consecuencia, los consumidores asumirán que el propietario del nombre de dominio en disputa es el proveedor de servicios de entretenimiento infantil.

 

Tiene razón el Demandante al afirmar que la inclusión de la palabra “cruceros”, no genera diferencia entre los signos.

 

De hecho, “cruceros” es un término descriptivo para el tipo de servicios prestados por medio de la página de internet, de conformidad con el Anexo H de la Demanda y las afirmaciones del Demandado. Por lo tanto, esta adición en vez de crear diferencia con la marca del Demandante, genera mayor confusión con la misma. Así las cosas, el nombre de dominio en disputa debe ser considerado como similarmente confundible con la marca registrada[ix].

 

En este caso, el consumidor crea una relación obvia entre la marca que es mundialmente reconocida y el nombre de dominio en disputa que la contiene, pues la expresión “cruceros” se refiere al tipo de servicios que se pueden obtener en la página a la que redirige el nombre de dominio en disputa. De esta forma, con el registro del nombre de dominio en disputa, el Demandado crea la posibilidad de que exista confusión con la marca del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web.

 

En consecuencia, el Experto considera que, en el presente caso, el nombre de dominio en disputa es confundible con la marca DISNEY del Demandante y por esta razón se encuentra probado el primer elemento del párrafo 4(a) de la Política.

 

• DERECHOS O INTERESES LEGÍTIMOS

 

a)            Caso Prima Facie

 

En relación con el segundo elemento del párrafo 4(a) de la Política, previos expertos UDRP han sostenido unánimemente que requerir que el demandante pruebe la carencia de derechos o legítimo interés del demandado sobre el nombre de dominio en disputa es en los más de los casos una tarea imposible. No sólo es una negación indeterminada, sino que además requiere el acceso a información que en su mayoría se encuentra en poder del demandado[x].

 

En el caso Julian Barnes -v-. Old Barn Studios Limited[xi], el experto sostuvo:

 

“Está obligado el Demandado a aportar pruebas, si el Demandante es el responsable de demostrar los tres elementos del párrafo 4 de la Política? Mientras que la carga global de la prueba recae sobre el Demandante, este elemento implica que el Demandante debe probar cosas que se encuentran en el poder y conocimiento del Demandado. Se trata del Demandante en la imposible tarea de demostrar una negación indeterminada. A juicio del Experto, el enfoque correcto es el siguiente: el Demandante formula la acusación y presenta lo que puede demostrar (por ejemplo, que tiene los derechos sobre el nombre, que según su leal saber y entender el Demandado no tiene derechos sobre el nombre, que no ha dado ningún permiso al Demandado). A menos que la acusación sea manifiestamente desacertada, el Demandado debe responder y ahí es donde el párrafo 4 (c) de la Política aplica. Si el Demandado no demuestra sus derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio, la demanda prospera en este aspecto”[xii] (traducción del Experto).

 

Así las cosas, se requiere que la Demandante haga un caso prima facie en el sentido de determinar que el Demandado carece de derechos o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez se haga el caso prima facie, corresponde al Demandado probar sus derechos o interés legítimo[xiii]. Si el Demandado no demuestra sus derechos o interés legítimo, la Demandante habrá cumplido con el segundo elemento del parágrafo 4(a) de la Política.

 

La Demandante afirma que el Demandado no tiene derechos ni interés legítimo en el nombre de dominio en disputa: i) El nombre de dominio en disputa es confundible con la marca DISNEY debido a que la incorpora totalmente, añadiendo la palabra genérica CRUCEROS que no le otorga distintividad; ii) El Demandado carece de derechos o interés legítimo respecto del nombre de dominio en disputa; iii) El Demandante no ha autorizado al Demandado para hacer uso de la marca DISNEY en el nombre de dominio en disputa; iv) El Demandado ha registrado y utilizado el nombre de dominio en disputa para infringir los derechos y beneficiarse de la reputación del Demandante; y, v) El Demandado usa el nombre de dominio en disputa para redireccionar a los usuarios a una página con vínculos del Demandante y de la competencia (Anexo I de la Demanda).

 

De conformidad con las anteriores afirmaciones, el Experto considera que la Demandante satisfizo los requerimientos del caso prima facie y corresponde al Demandado probar sus derechos o intereses legítimos.

 

b)           Derechos o interés legítimo del Demandado respecto del nombre de dominio en disputa

 

De conformidad con el Parágrafo 4(c) de la Política, las siguientes circunstancias demuestran el interés legítimo del Demandado en el nombre de dominio en disputa:

 

“i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o

 

ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o

 

iii) usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro”.

 

El Demandante alega que el Demandado no tiene un interés legítimo en el nombre de dominio en disputa y que pretende capitalizar el prestigio del Demandante.

 

En efecto, el nombre de dominio en disputa redirecciona a una página Web que según el mismo Demandado, ofrece cruceros de más de 3.500 agencias de viajes españolas.

 

Adicionalmente, el Demandado no presentó prueba alguna en relación con las circunstancias especificadas en el parágrafo 4(c) de la Política, o cualquier otra razón que fundamentara un derecho o interés legítimo en el nombre de dominio en disputa.

 

Con base en los siguientes argumentos, el Experto considera que el Demandado no tiene derechos o interés legítimo respecto del nombre de dominio en disputa:

 

(i)        No existe prueba alguna que demuestre que el Demandado está haciendo uso de buena fe del nombre de dominio en disputa, en relación con la oferta de productos o servicios.

 

En efecto, cuando se hace uso de un nombre de dominio confundible con una marca previamente adquirida, para la prestación de servicios con conexidad competitiva, es un uso que no se puede considerar de buena fe[xiv], como lo exige la Política, porque pretende capitalizar el prestigio de una marca previamente obtenida.

 

Ofrecer cruceros de 3.500 agencias de viaje, con un nombre de dominio que contiene la marca del demandante, es la prestación de un servicio que compite con los intereses del Demandante haciendo uso de su marca, reconocimiento y prestigio y, en consecuencia, no es un servicio que se preste de buena fe.

 

(ii)       El Demandado no presentó prueba de uso legítimo del nombre de dominio en disputa en la operación de su negocio.

 

Igualmente, la página a la que redirecciona el nombre de dominio en disputa, claramente hace referencia a viajar, cruceros y agencias de viajes de España. De esta forma, es claro que el Demandado bien podría prestar los mismos servicios por medio de otro nombre de dominio que usara términos genéricos y no la marca de un tercero.

 

(iii)      No existe prueba alguna que demuestre que la Demandante licenció o permitió de cualquier forma al Demandado el uso de la marca DISNEY.

 

(iv)      No existe prueba alguna que acredite que el Demandado es o ha sido comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa.

 

(v)       No existe prueba alguna que acredite al Demandado como titular de un derecho de marca en relación con el nombre de dominio en disputa.

 

(vi)      El nombre de dominio en disputa es confundible con la marca DISNEY del Demandante y con sus nombres de dominio.

 

(vii)    No existe prueba alguna que indique que el Demandado está haciendo uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.

 

(viii)   Debido a la notoriedad de la marca DISNEY, no existe prueba alguna que permita concluir que el Demandado no conocía la marca DISNEY al incluirla en el nombre de dominio en disputa.

 

En consecuencia, el Demandado no probó sus derechos o interés legítimo en el nombre de dominio en disputa. Por lo tanto, este Experto considera que se encuentra probado el elemento del parágrafo 4(a)(ii) de la Política.

 

• REGISTRO Y USO DE MALA FE

 

El Parágrafo 4(b) de la Política, enuncia las siguientes circunstancias bajo los cuales se puede establecer un registro y uso de mala fe:

 

i)             Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

 

ii)            usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o

 

iii)           usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

 

iv)           al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.

 

El Demandante afirma que existe mala fe del Demandado en el registro y uso del nombre de dominio en disputa por cuanto el mismo se registró con la intención de obtener ganancias generando una confusión por la similitud con las marcas del Demandante.

 

El Experto está de acuerdo con la afirmación del Demandante. El hecho que el Demandando haya escogido la palabra DISNEY para crear el nombre de dominio en disputa es per se evidencia de su mala fe. En este caso, se observa que la escogencia del nombre de dominio en disputa no fue casual o aleatoria, debido a que el Demandado conocía la marca del Demandante, pues la marca DISNEY es mundialmente famosa y notoria, y este grado de reconocimiento no podía ser desconocido por el Demandado. En consecuencia, el Experto encuentra que el Demandado deliberadamente tomó la marca de un tercero para registrarla como parte de su nombre de dominio y crear un negocio alrededor del reconocimiento ajeno. En efecto, DISNEY es una marca notoria y famosa tal como ha sido reconocida por otros Expertos en diferentes casos:

 

“En 1923, Walter E. Disney fundó la predecesora del Demandante, que es el titular de la familia de marcas que incorporan la marca famosa DISNEY. Desde 1923, el Demandante o sus compañías subsidiarias o afiliadas han incursionada en una gran variedad de negocios de entretenimiento con la marca DISNEY o compuestas pos la marca DISNEY.

 

El Demandante y los producto y servicios ofrecidos al público con estas marcas han tenido un popular y enorme éxito. Por ejemplo, The Walt Disney Company (compañía matriz de la Demandnate) reportó ingresos por más de USD$25,000,000,000.⁰⁰ para el año 2000. Las encuestas consistentemente indican que la marca DISNEY es una de las más reconocidas y mejor valoradas en el mundo.

 

Algunos de los negocios del Demandante son particularmente relevantes para el presente caso, debido a las variaciones de la marca DISNEY con las que el Demandando ha registrado nombres de dominio.

 

(…)

 

c. Desde 1996, una de las empresas afiliadas con el Demandante, opera una página con el nombre de dominio «disney.com» y ha usado la marca DISNEY en conexión con ese sitio. «disney.com» ofrece entretenimiento, compas, descargas (incluyendo temas de fondos de pantalla), planeación de vacaciones, noticias e información sobre el Demandante y otros temas. «disney.com» consistentemente ha sido calificado como uno de los sitios de internet más populares del mundo (medido en términos de número de visitantes únicos).

 

(…)

 

La marca DISNEY y la familia de marcas DISNEY son distintivas y notorias. Como una corte lo estableció hace más de 30 años, “La asociación del nombre DISNEY con los negocios, bienes, servicios y actividades de [el Demandante y sus compañías afiliadas] es tan ampliamente aceptado en la mente del público en general… que dicho se ha convertido y es distintivo … y ha adquirido y ahora tiene secondary meaning y distintividad en los Estados Unidos…” Walt Disney World Co. v. Disney Area Acreage, Inc., 316 F. Supp. 285, 286-87 (S.D. Fla. 1970)”[xv] (traducción del Experto).

El mero hecho de incorporar una marca notoria de un tercero a sabiendas de su condición de notoriedad, constituye registro de mala fe[xvi]. Al respecto el Experto en Compagnie Générale des Etablissements Michelin v. Above.com Domain Privacy / Direct Navigation Data Inc., WIPO Case No. D2012-1448, determinó: “La selección de esta palabra ciertamente no es una decision al azar; el Experto encuentra que es una consecuencia del conocimiento previo que tenía el Demandado de la marca. Este hecho, por sí solo, es registro de mala fe de conformidad con la opinión del Experto”[xvii].

 

El 11 de julio de 2015, el Demandante envío una carta advirtiendo al Demandado que el uso realizado de la marca DISNEY en el nombre de dominio en disputa no era autorizado. El Demandado contestó que a su criterio no era una violación de ningún derecho del Demandante. Pese a la carta de advertencia, el Demandado continúa haciendo uso de la marca del Demandante de forma no autorizada en el nombre de dominio en disputa, lo que es un uso de mala fe[xviii].

 

Negarse a desistir de un uso no autorizado y negarse a transferir un nombre de dominio al titular legítimo de la marca DISNEY aun conociendo el Demandado los derechos del Demandante en la marca DISNEY y hacer uso del nombre de dominio en disputa para comercializar u ofrecer servicios de la competencia, evidencia que el Demandado registró el nombre de dominio, fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor, lo que es un indicativo de registro y uso de mala fe de conformidad con el párrafo 4(a)(iii) de la Política.

 

Adicionalmente, el Demandado se está beneficiando económicamente del uso de la marca DISNEY en el nombre de dominio en disputa atrayendo a usuarios de internet a la página web del Demandado en la que se ofrecen de mala fe servicios con conexidad competitiva con aquellos ofrecidos por el Demandante. Por lo tanto, el Demandado creó confusión con la marca del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web para obtener un provecho económico. Esto es un indicativo de registro y uso de mala fe de conformidad con el párrafo 4(b)(iv) de la Política[xix].

 

Así las cosas, el Demandante demostró que el registro y uso del nombre de dominio se ha hecho de mala fe, desde su registro en 2007 y en cada renovación, contraviniendo de esta forma el Demandado, lo estipulado en el párrafo 2 de la Política, tal como lo pone de presente el Demandante. 

 

En consecuencia, los tres elementos del parágrafo 4(a) de la Política se encuentran satisfechos en el presente caso.

 

DECISIÓN

 

Una vez establecidos los tres elementos requeridos por la Política de la ICANN, el Grupo Administrativo de Expertos resuelve que la petición debe ser CONCEDIDA.

 

Por consiguiente, se decide que el nombre de dominio en disputa «crucerosdisney.com» sea TRANSFERIDO por el Demandado al Demandante.

 

 

 

Fernando Triana, Experto

Fecha: 16 de noviembre de 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

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